Unternehmensbezeichnung: Keine markenmäßige Nutzung der Marke

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Ein gerne gesehener Streitpunkt im Markenrecht liegt vor, wenn man sich darum streitet, ob eine markenmäßige Nutzung einer Marke überhaupt vorliegt. Dabei ist zu beachten, dass mit der Rechtsprechung eine Marke nicht im Sinne des Markenrechts „für Waren oder Dienstleistungen“ benutzt wird, wenn das angegriffene Zeichen ausschließlich als Unternehmensbezeichnung verwendet wird. Die Benutzung eines Unternehmenskennzeichens kann aber umgekehrt eine markenmäßige Benutzung sein, wenn die Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigt wird oder werden kann. Dies liegt vor, wenn durch die Verwendung des Unternehmenskennzeichens – etwa durch die Anbringung auf den Waren oder durch die Verwendung in der Werbung für die Waren oder Dienstleistungen beispielsweise in Katalogen oder im Rahmen eines Internetauftritts – der Verkehr veranlasst wird anzunehmen, dass eine Verbindung zwischen dem angegriffenen Unternehmenskennzeichen und den vom Unternehmen angebotenen Waren oder erbrachten Dienstleistungen besteht.
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Markenrecht: Rechtserhaltende Nutzung als Marke bei Verwendung zweiter Marke

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Das Oberlandesgericht Köln (6 U 140/16) hat die Grundsätze zur rechtserhaltenden Nutzung einer Marke, bei gemeinsamer Verwendung mit einer zweiten Marke, zusammengefasst. Dabei stellt das OLG zusammenfassend nochmals klar, dass alleine die Verwendung einer zweiten Marke für sich kein Argument gegen die rechtserhaltenden Nutzung der ersten Marke darstellt:

Werden zusammen mit einer eingetragenen Marke weitere Angaben oder Zeichen verwendet, können sie für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung Bedeutung erlangen, soweit sie aus Sicht der beteiligten Verkehrskreise eine direkte Verbindung mit der Marke eingehen. Eine solche Verbindung kann insbesondere durch die räumliche Nähe zu der Marke deutlich werden (…). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt es in der Regel nahe, dass der Verkehr bei Kennzeichnung einer Ware mit zwei Zeichen darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblickt (…)

Denkbar ist aber auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht. Da zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke auch deren Verwendung als Zweitmarke ausreicht, muss diese Möglichkeit in die Betrachtung miteinbezogen werden. Der Verkehr ist vielfach an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt. Die Verwendung mehrerer Marken zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung stellt eine weit verbreitete, wirtschaftlich sinnvolle Praxis dar. Insbesondere ist es üblich, neben einem auf das Unternehmen hinweisenden Hauptzeichen weitere Marken zur Identifizierung der speziellen einzelnen Artikel einzusetzen. In solchen Fällen können sowohl die Haupt- als auch die Zweitmarke auf die betriebliche Herkunft hinweisen mit der Folge, dass beide für sich genommen rechtserhaltend benutzt werden (…)

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Markenrecht: Ermittlung der Verkehrsauffassung

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Das Oberlandesgericht Köln (6 U 140/16) konnte sich zur Ermittlung der Verkehrsauffassung bei Verwendung einer Marke äußern:

Zur Ermittlung der Verkehrsauffassung, insbesondere zur Bestimmung der angesprochenen Verkehrskreise kann auf die allgemeinen zur Verwechslungsgefahr entwickelten Grundsätze zurückgegriffen werden. Danach ist zur Bestimmung der angesprochenen Verkehrskreise auf diejenigen Abnehmer abzustellen, die die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nachfragen. Dabei sind die Waren oder Dienstleistungen ihrer gattungsmäßigen Art nach und nach ihren objektiven Merkmalen zugrunde zu legen (vgl. BGH, Urteil vom 05.12.2012 – I ZR 135/11, GRUR 2013, 725 – Duff Beer, mwN). Bei Bildmarken kommt es darauf an, dass nicht nur das Motiv, sondern auch die spezifischen Eigenarten der eingetragenen Darstellung erhalten bleiben, wobei der Verkehr bei häufig gebrauchten Motiven gewöhnt ist, auch auf kleinere Abweichungen zu achten (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 26 Rn. 187, mwN). Andererseits sind stilistische Modernisierungen möglich, wenn das unveränderte Motiv im Vordergrund steht (vgl. BGH, Urteil vom 09.03.2989 – I ZR 153/86, GRUR 1989, 510 – Teekanne II; Bogatz/Schöffler in Kur MarkenG, 1. Aufl., § 26 Rn. 129).

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Nichtbenutzungseinrede im Markenrecht: Berechtigte Gründe für eine Nichtbenutzung der Marke

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Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (6 U 131/15) konnte sich mit der Frage der Nichtbenutzung und dem vorliegen berechtigter Gründe beschäftigen, dabei hat es die allgemeinen Voraussetzungen kurz dargelegt:

Die Marke wurde unstreitig nicht benutzt. Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung (…) liegen nicht vor. Die Klägerin ist für die Ausnahme der berechtigten Gründe darlegungs- und beweispflichtig (…) Die Bestimmung ist eng auszulegen (…) Als berechtigte Gründe gelten Hindernisse, die die Benutzung unmöglich oder unzumutbar machen. Sie müssen einen ausreichend unmittelbaren Zusammenhang mit der Marke aufweisen, und vom Willen des Markeninhabers unabhängig sein (…) Die Gründe dürfen also nicht innerhalb des Gestaltungswillens des Markeninhabers liegen. Unter Umständen kann es sogar zumutbar sein, zur Umgehung des jeweiligen Hindernisses die Unternehmensstrategie zu ändern (…) Unter Berücksichtigung dieser Maßstäbe sind im Streitfall keine hinreichenden Gründe für die Nichtbenutzung dargetan.

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Domainrecht: Verwendung einer fremden Marke in Domain zur Abgrenzung – Abgrenzungsformulierung und beschreibende Nutzung

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Beim Oberlandesgericht Köln (6 U 131/15) ging es um die Verwendung einer fremden Marke in Domain zur Abgrenzung und die Frage, wann eine Abgrenzungsformulierung und wann eine beschreibende Nutzung vorliegt. Hintergrund war, dass eine bekannte Marke „X“ Produkte wie Staubsauger anbietet, während dann jemand, der gebrauchte und als generalüberholt bezeichnete Staubsauger von X sowie Zubehör und Ersatzteile für Produkte von X angeboten hat, einen Online Shop unter „keine-X-vertretung.de“ bereit hielt.

Auf den ersten Blick mag es schwierig erscheinen, so ist zum einen zu sehen, dass grundsätzlich für die Benutzung eines Domainnamens ja anerkannt ist, dass in ihr eine kennzeichenmäßige Verwendung liegen kann, wenn der Verkehr darin keine bloße Adressbezeichnung, sondern den Hinweis auf das Unternehmen oder auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen sieht. Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschäftlichen Verkehr verwendeten Homepage führen, kommt in der Regel neben der Adressfunktion eine kennzeichnende Funktion mit der Rechtsprechung des BGH zu.
Aber: Bei einer gewählten Domain kann es sich um eine Abgrenzungsformulierung und nicht um eine Bestimmungsangabe im Sinn des § 23 MarkenG handeln. So ist durchaus vertretbar, dass es an einer markenmäßigen Benutzung fehlen kann, wenn ein Zeichen genutzt wird, um sich in einer Domain ausschliesslich vom Zeicheninhaber abzugrenzen.

Das aber sah das OLG Köln vorliegend nicht gegeben an, schon alleine weil gerade diese Domain verwendet wurde um Produkte von X zu vertreten. Dabei kann eine negative Abgrenzung durchaus zulässig sein.
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Markenrecht: Markenmäßige Benutzung einer Marke in Meta-Tags

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Das OLG Frankfurt am Main (6 U 17/14) konnte sich zur markenmäßigen Benutzung einer Marke in Meta-Tags äußern und hat entschieden, dass eine fremde Marke, die aus der sprachunüblichen Darstellung eines Begriffs mit stark beschreibendem Anklang besteht markenmäßig benutzt wird, wenn sie als Metatag im Quelltext einer Internetseite verwendet wird verbunden mit der Folge, dass die Suchfunktion beeinflusst wird, wenn der Nutzer die Marke als Suchwort eingibt.

Dazu bei uns: Verwendung von Marken in Meta-Tags
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Markenrecht: Schutzhindernis der Täuschungseignung

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Der BGH (I ZB 43/15) hat zum Schutzhindernis der Täuschungseignung im Markenrecht die Grundsätze zusammengefasst:

Das Schutzhindernis der Täuschungseignung (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG) ist nicht erfüllt, wenn für die mit der Marke beanspruchten Waren oder Dienstleistungen eine Benutzung möglich ist, bei der keine Irreführung des Verkehrs erfolgt (…)

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG sind von der Eintragung Marken aus- geschlossen, die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen. Die Aufzählung der zur Täuschung geeigneten Umstände ist nicht abschließend (…) Bei der Beurteilung, ob ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG besteht, geht es um die Täuschung durch den Zeicheninhalt selbst und nicht um die Prüfung, ob das Zeichen bei einer besonderen Art der Verwendung im Geschäftsverkehr geeignet sein kann, irreführende Vorstellungen zu wecken. Ist für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen eine Mar- kenbenutzung möglich, bei der keine Irreführung des Verkehrs erfolgt, liegt das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG insoweit nicht vor (…) Irreführende Angaben zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistun- gen, die nicht aus dem Inhalt oder der Aussage der Marke selbst folgen, sondern sich erst in Verbindung mit der Person oder dem Unternehmen des Markenanmelders ergeben, sind grundsätzlich nicht zur Täuschung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG geeignet (…) Eine in der angemeldeten Marke enthaltene unternehmensbezogene Angabe kann allenfalls zur Täuschung geeignet sein, wenn sie in Bezug auf den Geschäftsbetrieb sowohl des Markeninhabers als auch eines jeden Dritten irreführend ist (…)

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Markenrecht: Zulässige Benutzung fremder Marke als Hinweis auf Kompatibilität

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Die NUtzung fremder Marken ist unter Umständen erlaubt. So kann eine Markennennung durch § 23 Nr. 3 MarkenG gerechtfertigt sein,

Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr (…) die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen, soweit die Benutzung dafür notwendig ist (…)

Der Rückgriff auf diese Erlaubnis setzt allerdings voraus, dass der Adressat das Zeichen zweifelsfrei als „fremde Marke“ erkennt, wie das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (6 U 63/16) nochmals klar stellen konnte:

Die besonderen Grundsätze zur Beurteilung der Verwendung einer fremden Marke als Hinweis auf die Kompatibilität des angebotenen Erzeugnisses mit den unter der Marke vertriebenen Erzeugnissen (sog. Markennennung) greifen nur ein, wenn der angesprochene Verkehr die verwendete Marke zweifelsfrei als „fremde Marke“ und nicht als eigene Marke des Verwenders erkennt. Daran fehlt es, wenn die fremde Marke in der Werbung auf dem angebotenen eigenen Erzeugnis (hier: Fettkartusche) wiedergegeben wird und nicht zugleich in deutlicher Form darauf hingewiesen wird, dass es sich lediglich um die fremde Marke des Erzeugnisses (hier: Fettpresse) handelt, für welches das angebotene Erzeugnis bestimmt ist.

Das bedeutet, es muss schon deutlich gemacht und darauf geachtet werden, dass die fremde Marke auch ausdrücklich von jedem objektiven Betrachter als solche wahrgenommen wird, der verständige Käufer also erkennt, dass zwar eine Kompatibilität vorliegt, aber eben kein autorisierter Vertrieb oder ähnliches.

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Markenrecht: QR-Code kann mangels Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen werden

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Das Bundespatentgericht hat sich in den Jahren 2015 und 2016 in zwei sehr ausführlichen Entscheidungen zu der Frage geäußert, ob ein QR-Code als Marke eingetragen werden kann. Dabei stellte das Bundespatentgericht dann insgesamt fest, dass einem QR-Code an sich, in seiner üblichen Erscheinungsform ohne zusätzliche individualisierende Merkmale, die Unterscheidungskraft schlichtweg fehlt.
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Warenähnlichkeit: Zur Ähnlichkeit von Waren im Markenrecht

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Das Landgericht Düsseldorf (2a O 201/13) konnte sich zur im Markenrecht bedeutsamen Frage der Ähnlichkeit von Waren („Warenähnlichkeit“) äußern. Dabei stellte das Gericht klar, dass etwa ein gemeinsamer Verkauf „irgendwie“ zueinander passender Waren über einen Grosshändler gerade nicht ausreicht, um eine Warenähnlichkeit zu begründen. Es zeigt sich hier am Ende, dass auch bei bestehender Verwechselungsgefahr nicht Vorschnell von einem Unterlassungsanspruch ausgegangen werden darf.
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Markenrecht: Verwendung einer fremden Marke auf internationaler Fachmesse

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Das OLG Frankfurt am Main (6 W 43/15) führt zur Verwendung einer fremden Marke im Rahmen einer internationalen Fachmesse aus:

  1. In der Verwendung eines mit einer geschützten Marke verwechslungsfähigen Zeichens auf dem Stand einer in Deutschland stattfindenden internationalen Fachmesse durch ein ausländisches Unternehmen liegt regelmäßig eine inländische „Benutzung in der Werbung“; insoweit haben die Grundsätze aus der Entscheidung „Pralinenform II“ des Bundesgerichtshofs (GRUR 2010, 1103 [BGH 22.04.2010 – I ZR 17/05]) durch die weitere Entscheidung „Keksstangen“ (BGH, Urt. v. 23.10.2014 I I ZR 133/13) keine Änderung oder Einschränkung erfahren.
  2. In dem (…) genannten Verhalten liegt zugleich ein „Anbieten“ unter Verwendung des Zeichens in Deutschland, wenn aus Sicht des Messepublikums konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass mit der Benutzung in der Werbung zugleich zum Erwerb der Produkte im Inland aufgefordert wird. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um eine Verkaufsmesse handelt, die zum großen Teil von in Deutschland ansässigen gewerblichen Abnehmern besucht wird, und auf dem Stand auch ein Katalog in englischer Sprache unter Verwendung des Zeichens zur Mitnahme ausliegt.
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Markenrecht: Händler haben eine fortlaufende Prüfpflicht hinsichtlich Veränderungen in Produkttexten

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Der Bundesgerichtshof (I ZR 140/14) sieht Online-Händler mit einer Prüfpflicht belegt, wenn angelegte Produkte – etwa die Produktbeschreibung – im Nachhinein durch Dritte verändert werden können. So führt der BGH aus, dass Händler, die auf einer Internet-Verkaufsplattform Produkte zum Verkauf anbieten eine Überwachungs- und Prüfungspflicht auf mögliche Veränderungen der Produktbeschreibungen ihrer Angebote trifft, wenn diese selbständig von Dritten vorgenommen werden können. Das Ergebnis ist ein (derzeit) beachtliches Haftungsrisiko auf Plattformen wie Amazon-Marketplace.
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Markenrecht: Zur Rufbeeinträchtigung bei Nennung fremder Marke in Werbung

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Das LG München I (17 HK O 21868/15) hat sich zur wettbewerbsrechtlichen Rufbeeinträchtigung bei Nennung fremder Marke in eigener Werbung geäußert und hier die Grundsätze nochmals zusammengefasst:

Unter Rufbeeinträchtigung im Sinne von § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG ist zu verstehen die Herabsetzung oder Verunglimpfung des Kennzeichens, welches ein Mitbewerber verwendet. Eine solche Herabsetzung oder Verunglimpfung ist im vorliegenden Falle jedoch keinesfalls ersichtlich, es liegt keinerlei ablehnende oder kritisierende vergleichende Werbung vor.

Eine Ausnutzung des Rufes eines von einem Mitbewerber verwendeten Kennzeichens liegt dann vor, wenn seine Verwendung bei den angesprochenen Verkehrskreisen zu einer Assoziation zwischen dem Werbenden und dem Mitbewerber in der Weise führen kann, dass die Verkehrskreise den Ruf der Erzeugnisse des Mitbewerbers auf die Erzeugnisse des Werbenden übertragen, also ein sogenannter Imagetransfer vorliegt. Ob es dabei zu einer Rufausbeutung kommt, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab (vergleiche Köhler/Bornkamm, UWG, 34. Auflage 2016, Randnummer 153 zu § 6).
Unter „Ruf ist das Ansehen zu verstehen, das einem Kennzeichen im Verkehr zukommt, wobei dieses Ansehen auf unterschiedlichen Faktoren beruhen kann, welche entsprechende Wertvorstellungen bei den angesprochenen Verkehrskreisen begründen. Bei Waren oder Dienstleistungen können diese insbesondere die besondere Preiswürdigkeit, die besondere Qualität, die Exklusivität oder der Prestigewert sein. (…) Im Übrigen setzt § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG voraus, dass die Rufausnutzung zusätzlich „ in unlauterer Weise“ erfolgen muss. Es müssen über die bloße Nennung des Kennzeichens des Mitbewerbers hinaus zusätzliche Umstände hinzukommen, um den Vorwurf einer unlauteren Rufausbeutung zu begründen, wobei alle Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen sind, insbesondere das Ausmaß der Bekanntheit und der Grad der Unterscheidungskraft der Marke, der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken sowie der Art der betroffenen Waren und der Dienstleistungen und der Grad ihrer Nähe. Es muss insoweit eine Interessenabwägung vorgenommen werden, zwischen den Interessen des Werbenden, des Mitbewerbers und der Verbraucher unter Berücksichtigung der legitimen Funktion der vergleichenden Werbung. (…)

Die Verwendung einer fremden Marke in eigenen Internet -Verkaufsangeboten stellt für sich alleine noch keine unlautere Rufausnutzung dar (vergleiche Köhler/Bornkamm, UWG, RdNr. 159 zu § 6).

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