Anlass zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage durch Patentinhaber > IT-Prozess

Ein Patentinhaber gibt Anlass zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage, wenn er dem potentiellen Nichtigkeitskläger trotz Aufforderung nicht schon vor Klageerhebung eine Rechtsposition verschafft, die mit derjenigen nach Nichtigerklärung des Patents vergleichbar ist, so der BGH (X ZR 59/21) unter Bestätigung seiner bisherigen Rechtsprechung. Eine vorherige Aufforderung durch den Nichtigkeitskläger ist nicht schon deshalb entbehrlich, weil der Patentinhaber im Rahmen von Lizenzverhandlungen zu erkennen gegeben hat, dass er einem Rechtsstreit nicht aus dem Wege gehen wird.

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Kostenlast

Die Frage betrifft die Kostenverteilung. Nach der Rechtsprechung des Senats kommt die Anwendung des § 93 ZPO im Patentnichtigkeitsverfahren insbesondere dann in Betracht, wenn der Beklagte, der keine Veranlassung zur Klage gegeben hat, das Schutzrecht nur in eingeschränkter Fassung verteidigt und auf den darüber hinausgehenden Schutz für die Vergangenheit und die Zukunft verzichtet.

Eine solche Erklärung hat die Beklagte im vorliegenden Rechtsstreit nach Auffassung des BGH bereits in ihrem Teilwiderspruch abgegeben: Entgegen den Ausführungen des Patentgerichts hat die Beklagte in diesem Schriftsatz das Streitpatent nicht nur in eingeschränkter Fassung verteidigt – was für sich genommen nicht ausreichend wäre. Vielmehr hat sie ergänzend erklärt, auf den weitergehenden Schutz mit Wirkung für die Vergangenheit zu verzichten. An diese Verzichtserklärung war und ist sie gebunden. Dass die Beklagte den Verzicht nur für die Vergangenheit erklärt hat, ist unschädlich, da das Streitpatent zum Zeitpunkt der Erklärung bereits erloschen war und die Beklagte dies ausdrücklich als Grund für die Beschränkung der Erklärung auf die Vergangenheit angegeben hat.

Anlass zur Klageerhebung?

Der BGH weist darauf hin, dass ein Patentinhaber Veranlassung zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage gibt, wenn er trotz Aufforderung dem potentiellen Nichtigkeitskläger nicht schon vor Klageerhebung eine Rechtsposition verschafft, die mit derjenigen nach Nichtigerklärung des Patents vergleichbar ist. Eine vorherige Aufforderung kann entbehrlich sein, wenn aufgrund besonderer Umstände anzunehmen ist, dass der Patentinhaber der Aufforderung nicht nachkommen wird. Lizenzverhandlungen, die der Nichtigkeitsklage vorausgegangen sind, können eine solche Annahme begründen, müssen es aber nicht. Insbesondere wenn sich der Patentinhaber mit rechtlichen Detailfragen noch nicht auseinandergesetzt hat, lässt dieser Umstand es nicht ausgeschlossen erscheinen, dass auf eine konkrete Aufforderung hin die Verteidigung des Streitpatents zumindest eingeschränkt wird.