Beschreibende Nutzung oder markenmässige Verwendung von Marken (am Beispiel “Fun-T-Shirts”)   📞

Markenmässige Verwendung vs. dekorative oder beschreibende Nutzung von Marken am Beispiel von Marken auf T-Shirts: Immer wieder ist festzustellen, dass Online-Shops abgemahnt werden, weil T-Shirts angeboten werden, auf denen fremde Marken ohne Erlaubnis verwendet werden. Dabei geht es eher selten um Produktpiraterie. Ständig gibt es Fälle, in denen beliebte Begriffe, die rein als dekoratives Statement verwendet werden, als Marke eingetragen und dann später abgemahnt werden. Der Bundesgerichtshof hat hierzu eine eigene Rechtsprechung aufgestellt, die ein solches Abmahnverhalten durchaus erschwert. Aber auch daneben kann man sich recht schnell streiten.

Das Oberlandesgericht Köln (6 U 75/13) hatte sich mit diesem Thema zu beschäftigen und hat hierbei die bisherige Rechtsprechung anschaulich zusammen gefasst. Der Beitrag berücksichtigt die aktuellen Entwicklungen des BGH Ende 2019.

Beispielhafter Sachverhalt zur dekorativen Nutzung einer Marke

Der Fall ist recht einfach: Es gibt eine bekannte Marke

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(Ansicht der Marke aus dem veröffentlichten Urteil)

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Diese Marke fand sich nun auf einem Pullover/Sweatshirt wieder. Dabei nicht einfach nur abgedruckt, sondern grossflächig als “Miniaturausgabe” darüber verteilt:

(Ansicht des Pullovers aus dem veröffentlichten Urteil)

Markenmässige Verwendung der marke oder rein dekorativ?

Die Frage, die sich nun stellte war: Handelt es sich hierbei um eine Markenrechtsverletzung, bestand also ein Unterlassungsanspruch? Voraussetzung dazu wäre, dass eine kennzeichnende Benutzung vorlag, der angesprochene Verkehr müsste den Aufdruck als Kennzeichnung verstehen. Dies ist dann zu verneinen, wenn es sich um eine reine Deko-Funktion handelt, die vom Verkehr auch genauso wahrgenommen wird. Das OLG fasst dies sehr schön zusammen:

Bei der Ermittlung des Verkehrsverständnisses ist davon auszugehen, dass der Verkehr bei Zeichen, die sich nicht als eingenähtes Etikett auf der Innenseite des Bekleidungsstückes befinden, sondern an einer anderen Stelle, nicht generell davon ausgeht, es handele sich bei diesen Bildern, Motiven, Symbolen und Wörtern um einen Herkunftshinweis. Ob eine solche Wahrnehmung gegeben ist, bedarf vielmehr einer Beurteilung im jeweiligen Einzelfall (vgl. BGH GRUR 2010, 838 Tz. 20 – DDR-Logo). Befindet sich das Zeichen etwa großflächig auf der Vorderseite eines Pullovers oder in verkleinerter Form in Höhe der linken Brust, ist der Verkehr weitgehend daran gewöhnt, hierin einen Herkunftshinweis zu sehen. Anderes gilt jedoch dann, wenn dem Zeichen vom Verkehr ein konkreter Sinngehalt beigemessen wird (vgl. BGH GRUR 210, 838 – DDR-Logo, OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 300 – Aufdruck „Mit Liebe gemacht“ auf einem Babystrampler bzw. OLG Hamburg, BeckRS 2009, 18504, – „Zicke“). In diesen Fällen wird das Zeichen als reines Dekor wahrgenommen, so dass die Funktion als Herkunftshinweis zu verneinen ist. Ebenfalls verneint hat der BGH eine markenmäßige Verwendung in einem Fall, in dem auf der Vorderseite eines Pullovers zahlreiche Marken nebeneinander aufgedruckt waren (vgl. BGH GRUR 1994, 635 – Pulloverbeschriftung). Selbst wenn diese Entscheidung noch zum Warenzeichengesetz ergangen ist, haben die Feststellungen über die Verkehrswahrnehmung weiterhin Gültigkeit.


Umgang mit fremden Marken

Gerade im Markenrecht gilt Vorsicht:

  • Auf der einen Seite kann bereits die Verwendung eines auch nur ähnlichen Zeichens schon Probleme bereiten. Der hier zu sehende Fall demonstriert dies ganz gut, da die Darstellung im Kern zum einen “nur ein Sierpinksi-Dreieck” zu sein scheint, zum anderen die Markendarstellung anders herum als die Verwendung aufgestellt ist.
  • Auf der anderen Seite ist gerade nicht jede Verwendung eines Kennzeichens auch von rechtlicher Relevanz, da immer erst zu prüfen ist, ob eine “kennzeichenmäßige Verwendung” vorliegt. Gerade bei einer rein dekorativen Verwendung kann dies zu verneinen sein. Aber ein radikaler Fehler wäre es, eine solche Verwendung vorschnell auszuschliessen.

Daneben gibt es weitere Fälle der zulässigen Verwendung und von Streitpotential: Die satirische Verwendung einer Marke kann zulässig sein, ebenso wie Markenkritik insgesamt grundsätzlich zulässig ist. Dies ist aber kein Freischein, alleine weil die Grenze zur (unzulässigen) Schmähkritik schnell überschritten sein kann. Insgesamt bedeutet dies die hohe Gefahr einer Abmahnung, bei einer rechtlichen unsicheren Lage sowohl für Rechteinhaber als auch Verwender. Ausschlaggebend wird hier am Ende der Einzelfall sein, geprägt von Fragen wie der Kennzeichenkraft der einzelnen Marke über die konkrete Form der Verwendung.

Beispiel rein beschreibender Verwendung einer Marke

Inzwischen hat diese Rechtsprechung Anklang gefunden, auch das Kammergericht machte deutlich, dass es an einem kennzeichenmäßigen Gebrauch insbesondere dann fehlt, wenn die verwendete Wortfolge aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache besteht, die stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden:

Dies gilt insbesondere für typische, insbesondere auf eine originelle Selbstdarstellung angelegte “Fun-Sprüche”, die als charakteristisches Ausstattungselement integraler Bestandteil von Waren sind und so verstanden werden (BPatG, Beschluss vom 1.7.2014, 27 W (pat) 521/14, juris Rn. 15 – MIR REICHT’S. ICH GEH SCHAUKELN). Bekleidungsstücke, vorrangig T- oder Sweat-Shirts, dienen herkömmlich neben anderen Zwecken auch als Kommunikationsmittel, vor allem als Werbefläche, als Erkennungszeichen (etwa mit Vereins- oder Schulsymbolen) sowie als Medium politischer (etwa “NO WAR” oder “Atomkraft? Nein danke”) oder sonstiger – insbesondere selbst-/ironischer oder lustig gemeinter – Äußerungen (vergleiche Reclam’s Mode- und Kostümlexikon, 5. Auflage, Seite 487 “T-Shirt”). Insbesondere als Bekleidungsmotiv aufgetragene “Fun-Sprüche” oder andere bekenntnishafte Aussagen, die von Dritten als persönliche Äußerung der in dieser Weise bekleideten Person aufgefasst werden sollen, sind dem Publikum als bloßes dekoratives Element vertraut (BPatG, aaO, juris Rn. 16; OLG Köln, WRP 2014, 204 juris Rn. 23 – Dreiecksmuster; OLG Hamburg, GRUR-RR 2009, 300 – Aufdruck “Mit Liebe gemacht”; BeckRS 2009, 18504 – Zicke; Senat, MarkenR 2011, 560 juris Rn. 12). Derartige Meinungsäußerungen dürfen grundsätzlich nicht über das Markenrecht zu Gunsten eines Unternehmens monopolisiert werden.

KG Berlin, 5 W 216/15

Markenmäßige Verwendung bei gedanklicher Verknüpfung

Der Bundesgerichtshof (I ZR 117/17) konnte Ende 2019 dann im Zusammenhang mit der Verwendung eines geschützten Testsiegels nochmals klarstellen, dass die Annahme einer nur beschreibenden Verwendung ein sehr schmaler Grat ist:

Dient die Verwendung des Zeichens dazu, dem Verkehr Informationen über die Beschaffenheit oder Qualität des angebotenen Produkts zu vermitteln, spricht dies für die Annahme, dass der Verkehr eine gedankliche Verknüpfung mit der Klagemarke herstellt, weil er annimmt, die Klägerin habe die mit dem Testsiegel beworbenen Produkte getestet.

BGH, I ZR 117/17

Rechtsanwalt Jens Ferner

Strafverteidiger und Fachanwalt für IT-Recht in Alsdorf & Aachen ist Ihr Ansprechpartner im Strafrecht inkl. Fahrerlaubnisrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht + IT-Recht samt Geheimnisschutz, Softwarerecht & digitalem Urheberrecht sowie Arbeitsrecht. Aktuelle private Forschungsprojekte liegen bei Rechtsfragen künstlicher Intelligenz und eBikes.

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