BGH: Anforderungen an die Formulierung des technischen Problems in Patentanmeldungen

In der Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 25. Juni 2024 (Az. X ZR 92/23) ging es um die Frage, wie das einer Erfindung zugrunde liegende technische Problem im Rahmen einer Patentanmeldung formuliert werden muss.

Die Beklagte ist Inhaberin eines europäischen Patents, mit dem ein Mittel zur Behandlung von Blasenhyperaktivität betrifft. Die Klägerin hatte das Patent und das ergänzende Schutzzertifikat wegen angeblich fehlender Patentfähigkeit angegriffen. Das Bundespatentgericht hatte in erster Instanz das Patent und das Schutzzertifikat für nichtig erklärt. Die Beklagte legte daraufhin Berufung ein.

Rechtliche Analyse

Der BGH stellte in seinem Urteil klar, dass das technische Problem, das einer Erfindung zugrunde liegt, allgemein und neutral formuliert werden muss. Dabei darf nicht ohne weiteres unterstellt werden, dass die Auseinandersetzung mit einer bestimmten Aufgabenstellung im Stand der Technik nahelag. Diese strenge Anforderung an die Formulierung des technischen Problems soll verhindern, dass Elemente der Lösung bereits in der Problemstellung berücksichtigt werden, was die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit verfälschen könnte.

Der BGH betonte, dass das technische Problem nicht bereits vor der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit spezifisch auf eine neue Anwendung oder Indikation eines bekannten Wirkstoffs, wie im vorliegenden Fall Mirabegron, bezogen werden darf. Das technische Problem sei vielmehr abstrakter zu formulieren, um eine objektive Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zu gewährleisten.

Ergebnis

Der BGH hob das Urteil des Bundespatentgerichts auf und wies die der Klägerin ab. Das Gericht bestätigte damit die Rechtsbeständigkeit des Patents und des ergänzenden Schutzzertifikats. Die Entscheidung unterstreicht die Bedeutung einer präzisen und neutralen Formulierung des technischen Problems bei Patentanmeldungen, um eine faire und objektive Bewertung der erfinderischen Tätigkeit sicherzustellen.

Rechtsanwalt Jens Ferner (Fachanwalt für IT- & Strafrecht)
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Von Rechtsanwalt Jens Ferner (Fachanwalt für IT- & Strafrecht)

Ich bin Fachanwalt für Strafrecht + Fachanwalt für IT-Recht und widme mich beruflich ganz der Tätigkeit als Strafverteidiger und dem IT-Recht. Vor meinem Leben als Anwalt war ich Softwareentwickler. Ich bin Autor sowohl in einem renommierten StPO-Kommentar als auch in Fachzeitschriften. Dabei bin ich fortgebildet in Krisenkommunikation und Compliance.

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