BGH: Anforderungen an die Formulierung des technischen Problems in Patentanmeldungen

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In der Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 25. Juni 2024 (Az. X ZR 92/23) ging es um die Frage, wie das einer Erfindung zugrunde liegende technische Problem im Rahmen einer Patentanmeldung formuliert werden muss.

Die Beklagte ist Inhaberin eines europäischen Patents, mit dem ein Mittel zur Behandlung von Blasenhyperaktivität betrifft. Die Klägerin hatte das Patent und das ergänzende Schutzzertifikat wegen angeblich fehlender Patentfähigkeit angegriffen. Das Bundespatentgericht hatte in erster Instanz das Patent und das Schutzzertifikat für nichtig erklärt. Die Beklagte legte daraufhin Berufung ein.

Rechtliche Analyse

Der BGH stellte in seinem Urteil klar, dass das technische Problem, das einer Erfindung zugrunde liegt, allgemein und neutral formuliert werden muss. Dabei darf nicht ohne weiteres unterstellt werden, dass die Auseinandersetzung mit einer bestimmten Aufgabenstellung im Stand der Technik nahelag. Diese strenge Anforderung an die Formulierung des technischen Problems soll verhindern, dass Elemente der Lösung bereits in der Problemstellung berücksichtigt werden, was die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit verfälschen könnte.

Der BGH betonte, dass das technische Problem nicht bereits vor der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit spezifisch auf eine neue Anwendung oder Indikation eines bekannten Wirkstoffs, wie im vorliegenden Fall Mirabegron, bezogen werden darf. Das technische Problem sei vielmehr abstrakter zu formulieren, um eine objektive Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zu gewährleisten.

Ergebnis

Der BGH hob das Urteil des Bundespatentgerichts auf und wies die Klage der Klägerin ab. Das Gericht bestätigte damit die Rechtsbeständigkeit des Patents und des ergänzenden Schutzzertifikats. Die Entscheidung unterstreicht die Bedeutung einer präzisen und neutralen Formulierung des technischen Problems bei Patentanmeldungen, um eine faire und objektive Bewertung der erfinderischen Tätigkeit sicherzustellen.

Rechtsanwalt Jens Ferner
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Fachanwalt für Strafrecht & IT-Recht bei Anwaltskanzlei Ferner Alsdorf
Rechtsanwalt Jens Ferner ist Spezialist für Strafverteidigung (insbesondere bei Wirtschaftskriminalität wie Geldwäsche, Betrug bis zu Cybercrime) sowie für IT-Recht (Softwarerecht und KI, IT-Vertragsrecht und Compliance) mit zahlreichen Publikationen. Als Fachanwalt für Strafrecht und IT-Recht vertrete ich Mandanten in komplexen Zivil- und Strafverfahren, insbesondere bei streitigen Fragen im Softwarerecht, bei der Abwehr von strafrechtlichen Vorwürfen oder Ansprüchen in der Managerhaftung sowie bei der Einziehung von Vermögenswerten. Mein Fokus liegt auf der Schnittstelle zwischen technischem Verständnis und juristischer Strategie, um Sie in digitalen Fällen und wirtschaftlichen Strafsachen effektiv zu verteidigen und zu beraten.

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