Unternehmenskennzeichen: Rechtsanwalt Ferner Alsdorf, Aachen, zu Firmennamen, geschäftlicher Bezeichnung und Unternehmenskennzeichen im Markenrecht. Urteile und Hinweise rund um geschäftliche Bezeichnungen und Firmennamen von Rechtsanwalt Jens Ferner, Fachanwalt für Informationstechnologierecht in Alsdorf, Städteregion Aachen.
Ein gerne gesehener Streitpunkt im Markenrecht liegt vor, wenn man sich darum streitet, ob eine markenmäßige Nutzung einer Marke überhaupt vorliegt. Dabei ist zu beachten, dass mit der Rechtsprechung eine Marke nicht im Sinne des Markenrechts „für Waren oder Dienstleistungen“ benutzt wird, wenn das angegriffene Zeichen ausschließlich als Unternehmensbezeichnung verwendet wird. Die Benutzung eines Unternehmenskennzeichens kann aber umgekehrt eine markenmäßige Benutzung sein, wenn die Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigt wird oder werden kann. Dies liegt vor, wenn durch die Verwendung des Unternehmenskennzeichens – etwa durch die Anbringung auf den Waren oder durch die Verwendung in der Werbung für die Waren oder Dienstleistungen beispielsweise in Katalogen oder im Rahmen eines Internetauftritts – der Verkehr veranlasst wird anzunehmen, dass eine Verbindung zwischen dem angegriffenen Unternehmenskennzeichen und den vom Unternehmen angebotenen Waren oder erbrachten Dienstleistungen besteht.
Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (6 U 187/15) hat klargestellt, dass bereits in der Registrierung eines Domainnamens die Verletzung eines – zugleich als Name geschützten – fremden Unternehmenskennzeichens liegen kann:
Eine unberechtigte Namensanmaßung setzt voraus, dass ein Dritter unbefugt den gleichen Namen gebraucht, dadurch eine Zuordnungsverwirrung eintritt und schutzwürdige Interessen des Namensträgers verletzt werden. Diese Voraussetzungen können auch durch eine bloße Registrierung oder Aufrechterhaltung des Domainnamens erfüllt werden. Das kommt in Betracht, wenn mit der Registrierung eine erhebliche Beeinträchtigung der namensrechtlichen Befugnisse verbunden ist (BGH GRUR 2014, 393 Rn. 21 [BGH 22.01.2014 – I ZR 164/12]- wetteronline.de). Wird der eigene Name durch einen Nichtberechtigten als Domainname unter der in Deutschland üblichen Top-Level-Domain „.de“ registriert, wird dadurch über die Zuordnungsverwirrung hinaus ein besonders schutzwürdiges Interesse des Namensträgers beeinträchtigt, da die mit dieser Bezeichnung gebildete Internet-Adresse nur einmal vergeben werden kann. Der berechtigte Namensinhaber wird so von der eigenen Nutzung des Namens als Domainname unter dieser Top-Level-Domain ausgeschlossen (BGH GRUR 2012, 304 Rn. 39 [BGH 09.11.2011 – I ZR 150/09]- Basler Haar-Kosmetik; GRUR 2016, 810, [BGH 28.04.2016 – I ZR 82/14] Rn. 40 – profitbricks.es).
Weiter stellt das OLG klar: Auf den Umstand, dass der Domainname vor Begründung des Unternehmenskennzeichenrechts registriert worden ist, kann sich der Domaininhaber im Rahmen der vorzunehmenden Interessenabwägung dann nicht berufen, wenn die Domain von vornherein zur Verwendung für das Unternehmen vorgesehen war.
In einer recht anschaulichen Entscheidung zum Domainrecht konnte sich der Bundesgerichtshof (I ZR 185/14) zum einen umfassend zur Registrierung durch einen Treuhänder äussern; darüber hinaus wurde damit im Jahr 2016 nochmals ein sehr gelungener Überblick über die aktuelle Rechtslage zum Namensrecht und DOmainrecht gegeben. Im Kern hat der Bundesgerichtshof erklärt:
Der Registrierung eines aus einem bürgerlichen Namen bestehenden Domainnamens durch einen Treuhänder kommt im Verhältnis zu Gleichnamigen die Priorität zu, wenn für alle Gleichnamigen eine einfache und zuverlässige Möglichkeit besteht zu überprüfen, ob die Registrierung des Namens als Domainname im Auftrag eines Namensträgers erfolgt ist oder ob der Namensträger die Eintragung nachträglich genehmigt hat, bevor der gleichnamige Prätendent – etwa im Wege eines Dispute-Eintrags bei der DENIC – den Domainnamen beansprucht.
Wird zu dem Zeitpunkt, in dem ein gleichnamiger Prätendent erstmals Ansprüche auf den Domainnamen anmeldet, unter dem Domainnamen im Internet lediglich der Hinweis „Hier entsteht eine neue Internetpräsenz“ angezeigt, rechtfertigt dies nicht die Annahme, dass die Registrierung des Domainnamens im Auftrag des Namensträgers erfolgt ist.
Damit bestätigt der Bundesgerichtshof seine frühere Rechtsprechung, er hatte bereits vor Jahren geklärt (BGH, I ZR 59/04), dass ein Namensträger einem anderen schuldrechtlich gestatten kann, seinen Namen zu benutzen und dies bei Namenskollisionen zu berücksichtigen ist.
Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (6 U 27/16) hat festgehalten, dass auch die Bezeichnung eines Unternehmens, die sich aus Vornamen und Hinweis auf den Unternehmensgegenstand zusammensetzt originär unterscheidungskräftig und damit als Unternehmenskennzeichen geschützt sein kann. Es ging um die Bezeichnung „Peter Objektservice“, wobei es regelmäßig im Streit steht, inwieweit ein Personenname überhaupt kennzeichenrechtlichen Schutz erwerben kann – ein Problem insbesondere bei kleineren KMU mit regionalem Bezug. Das OLG führt hierzu aus:
Es ist zwar richtig, dass Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 5 II S. 1 MarkenG, die der namensmäßigen Individualisierung von Unternehmen dienen, über eine Namensfunktion verfügen müssen. In der Rechtsprechung zu § 12 BGB ist anerkannt, dass Vornamen in Alleinstellung in der Regel keine Namensfunktion besitzen, weil sie vom Verkehr nicht als individualisierender Hinweis auf eine Person verstanden werden (BGH GRUR 1983, 262, 263 – Uwe). Etwas anderes gilt nur dann, wenn z.B. aufgrund der Prominenz der Person schon der alleinige Gebrauch des Vornamen beim angesprochenen Verkehr die Erinnerung an einen bestimmten Träger weckt (vgl. BGH GRUR 2008, 1124, [BGH 05.06.2008 – I ZR 96/07] Rn. 12 – Zerknitterte Zigarettenschachtel).
Bei § 5 II S. 1 MarkenG geht es – im Gegensatz zu den genannten Entscheidungen zu § 12 BGB – nicht um die namensmäßige Individualisierung einer natürlichen Person, sondern eines Unternehmens. Die Individualisierung kann zwar auch hier durch Namhaftmachung des Unternehmensträgers erfolgen; Kennzeichnungsobjekt ist aber allein das Unternehmen bzw. der Geschäftsbetrieb, nicht der Unternehmensträger als Person (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 5, Rn. 6). Für ein Unternehmen kann einem Vornamen – ggf. in Verbindung mit einem den Unternehmensgegenstand beschreibenden Zusatz – durchaus eine Namensfunktion zukommen. Der Grund dafür, dass Vornamen grundsätzlich nicht geeignet sind, natürliche Personen zu individualisieren, liegt in ihrer weiten Verbreitung. Dies gilt nicht in gleicher Weise für Unternehmen und Geschäftsbetriebe. Die Benennung von Unternehmen mit dem Vornamen des Inhabers ist gerade nicht weit verbreitet. Die Bezeichnung „Peter Objektservice“ ist jedenfalls ohne weiteres geeignet, bei der Verwendung im Verkehr als Name des Unternehmens zu wirken.
Das Unternehmenskennzeichen des Beklagten verfügt auch über originäre Unterscheidungskraft. Die Anforderungen an die Unterscheidungskraft sind nicht hoch anzusetzen. Es reicht aus, dass sich eine bestimmte beschreibende Bedeutung nicht feststellen lässt (BGH GRUR 2008, 1104 Rn. 17 [BGH 31.07.2008 – I ZR 171/05] – Haus & Grund II). Der vorliegenden Wortkombination kann die originäre Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Sie verbindet den gängigen Vornamen „Peter“ mit einem den Unternehmensgegenstand glatt beschreibenden Begriff, wobei der Vorname sprachunüblich mit einem „’s“ versehen ist. Eine beschreibende Bedeutung der Bezeichnung „Peter“ ist nicht feststellbar. Insofern gilt nichts anderes wie für die Namen stationärer Geschäfte und Lokale, bei denen die Bezeichnung mit Vornahmen ebenfalls grundsätzlich als unterscheidungskräftig angesehen wird (z.B. „Johannes Apotheke“, vgl. Ströbele/Hacker, 9. Aufl., § 5, Rn. 30).
Firmennamen schützen lassen: Der Firmenname eines Unternehmens steht unter einem gewissen Schutz und kann selbstverständlich auch nochmals abgesichert werden, es kommt hier schnell die Frage auf: Wie schützt man den Firmennamen? Dabei bietet das deutsche Recht ein durchaus umfassendes Gerüst, das die Identifizierung des eigenen Unternehmens absichert und den eigenen Firmennamen schützt.
Im Folgenden ein Überblick über Fragen des Schutzes des eigenen Firmennamens – Rechtsanwalt Jens Ferner hilft Ihnen bei der Frage des Schutzes Ihres Unternehmens gerne.
Der BGH (I ZB 44/14) hat sich zur Kollision von regionalem Unternehmenskennzeichen mit eingetragener Marke geäußert und – ebenso zu Recht wie vorhersehbar – entschieden, dass hier kein Löschungsanspruch der regionalen Kennzeichnung besteht:
Die Löschung einer Markeneintragung wegen bösgläubiger Anmeldung (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG) kann nicht wegen der Beeinträchtigung eines Unternehmenskennzeichens (§ 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) verlangt werden, das keinen bundesweiten, sondern nur einen räumlich auf das lokale Tätigkeitsgebiet des Unternehmens beschränkten Schutzbereich aufweist.
Das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg (3 U 59/15) hat sich – wenig überraschend – dazu geäußert, wie damit umzugehen ist, wenn eine registrierte Domain die Rechte einer später eingetragenen Marke verletzt:
Die Registrierung eines im Anmeldezeitpunkt in keinerlei Rechte eingreifenden Domainnamens darf als eigentumsfähige, nach Art. 14 GG geschützte Position nicht ohne Weiteres wegen später entstandener Namensrechte als unrechtmäßige Namensanmaßung angesehen werden.
Für die Annahme eines berechtigten Interesses des Domaininhabers an dem Halten des Domainnamens kann es im Rahmen der gemäß § 12 BGB, § 226 BGB sowie § 4 Nr. 10 UWG erforderlichen Abwägung der Interessen des Domaininhabers und des Inhabers der später entstandenen Namensrechte ausreichen, dass der Domaininhaber den Domainnamen zur unternehmensinternen Kommunikation verwenden will.
Das entspricht letztlich dem, was der Bundesgerichtshof zum Thema schon früher entschieden hat. Doch auch darüber hinaus ist die Entscheidung interessant, da man auch auf wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche hinauswollte. Dies aber hat das OLG Hamburg sehr sauber verneint, nicht zuletzt da ohnehin schon markenrechtlich eine zulässige Benutzung vorlag.
Beim Oberlandesgericht Hamm (4 U 119/14) ging es um ein markenrechtlich spannendes Thema: Den markenrechtlichen Schutz einer Dienstleistungsmarke bzw. Einzelhandelsmarke. Hier stellt sich schnell die Frage, wann eine Zur rechtserhaltende Benutzung einer Einzelhandelsdienstleistungsmarke noch vorliegt und wann ein reiner – nicht mehr genügender – Einsatz als Unternehmenskennzeichen zu erkennen ist. Das OLG Hamm fasst die bisherige Rechtsprechung hierzu zusammen.
Beim OLG Frankfurt (6 U 39/14) ging es um einen Klassiker: Die Kollision zwischen Domain und Unternehmenskennzeichen bei lokal agierenden Unternehmen (hier: Arztpraxen). Dabei musste das OLG an den alten Grundsatz erinnern:
Unterlassungsansprüche aus dem Unternehmenskennzeichen gem. §§ 15 Abs. 4, 5 MarkenG sind ebenfalls nicht gegeben. Bei Unternehmen, deren Geschäftszweck und Zuschnitt nur lokal oder regional tätig sind, ist der Schutz auf ihr Wirkungsgebiet beschränkt (Ströbele-Hacker aaO., Rn 69 zu § 5 MarkenG m. w. N.). Zu diesen sog. „Platzgeschäften“ zählen auch Kliniken und Arztpraxen (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., Rn 14 zu § 5). Maßgeblich für den Umfang des Schutzbereichs ist der im Kollisionszeitpunkt durch die Benutzung des älteren Zeichens nach der Verkehrsauffassung abgedeckte Wirtschaftsraum (Ströbele-Hacker aaO.).
Dies wird auch nicht dadurch in Abrede gestellt, dass der Betroffene eine .com-Domain betrieben hat
Die Tatsache, dass der Beklagte im Internet unter der Domain www. ….com auftritt, begründet wegen seines des primär regionalen Wirkungskreises keinen überregionalen Schutz.
Bei Gettyimages gibt man sich alle Mühe, ein differenziertes Lizenzmodell anzubieten und die vorhandenen Lizenzen nachvollziehbar zu machen. Gleichwohl muss ich immer wieder feststellen, dass es hier zu Missverständnissen kommt. Dies nicht zuletzt wegen der verunglückten Namenswahl, immerhin gibt es ja sogr „lizenzfreie“ Bilder. Doch hinter „Lizenzfrei“ steckt schlicht eine andere Art von Lizenz – und einiges an Potential für Problemen.
In den letzten Jahren hat sich der Bundesgerichtshof in zahlreichen Entscheidungen zu Ansprüchen bei Verletzungen von Kennzeichen oder Namen im Domainrecht geäußert. Ich habe im Folgenden die aus meiner Sicht wichtigsten Aussagen des Bundesgerichtshofs zur Frage des Namensrecht im Rahmen des Domainrechts zusammengefasst und verlinke weitere ausgewählte Artikel von mir zu den passenden Problemen im Domainrecht:
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann schon darin, dass ein Nichtberechtigter den unterscheidungskräftigen Namen eines Dritten als Domainnamen registrieren lässt, eine unberechtigte Namensanmaßung nach § 12 BGB liegen (BGH, I ZR 150/11; I ZR 59/04; I ZR 296/00, dazu auch hier und hier bei uns). Insofern kann also bereits die Registrierung und ausdrücklich nicht erst die Benutzung eines fremden Unternehmenskennzeichens als Domain-Name im nichtgeschäftlichen Verkehr, ein unbefugter Namensgebrauch nach § 12 BGB sein (BGH, I ZR 138/99). Es kommt am Ende aber darauf an, ob eine besondere Interessenbeeinträchtigung zu erkennen ist.
Die hierfür erforderliche Beeinträchtigung eines besonders schutzwürdigen Interesses des Namensträgers liegt im Allgemeinen darin, dass sein Name durch einen Nichtberechtigten als Domainname unter der in Deutschland üblichen Top-Level-Domain „.de“ registriert wird (BGH, I ZR 150/11). Denn: Die den Berechtigten ausschließende Wirkung setzt bei der Verwendung eines fremden Namens als Domainname schliesslich bereits mit der Registrierung ein (BGH, I ZR 296/00; I ZR 59/04).
Eine Ausnahme muss aber dann gemacht werden, wenn die Registrierung nur der erste Schritt im Zuge einer – für sich genommen rechtlich unbedenklichen – Aufnahme einer entsprechenden Benutzung als Unternehmenskennzeichen wäre. Hier ist zu bedenken, dass der Inhaber eines identischen Unternehmenskennzeichens grundsätzlich nicht verhindern kann, dass in einer anderen Branche durch Benutzungsaufnahme ein Kennzeichenrecht an dem gleichen Zeichen entsteht. Ist ein solches Recht erst einmal entstanden, muss auch die Registrierung des entsprechenden Domainnamens hingenommen werden. Da es vernünftiger kaufmännischer Praxis entspricht, sich bereits vor der Benutzungsaufnahme den entsprechenden Domainnamen zu sichern, führt die gebotene Interessenabwägung dazu, dass eine der Benutzungsaufnahme unmittelbar vorausgehende Registrierung nicht als Namensanmaßung und damit als unberechtigter Namensgebrauch anzusehen ist. (BGH, I ZR 65/02).
Im Verhältnis zwischen Gleichnamigen steht das Domainrecht grundsätzlich demjenigen zu, der ihn als Erster für sich hat registrieren lassen (BGH, I ZR 138/99; I ZR 296/00). Kommen aber mehrere berechtigte Namensträger für einen Domain-Namen in Betracht und einer der beiden Namensträger genießt eine überragende Bekanntheit, wobei der Verkehr seinen Internet-Auftritt unter diesem Namen erwartet – während der andere Namensträger dagegen kein besonderes Interesse gerade an dieser Internet-Adresse dartun kann, kann von dem anderen verlangt werden, einen unterscheidungskräftigen Zusatz in dem Domain-namen zu führen (BGH, I ZR 138/99).
Wenn hierbei eine Namenskollision grenzüberschreitend auftritt ist zu sehen, dass der Bundesgerichtshof je nach Domain unterscheidet. Ich habe das für inländische .de-Domains aufbereitet und auch für ausländische Domains. Dabei wird man bei deutschen Domains von einem grundsätzlichen Schutz ausgehen können, bei ausländischen nicht.
Wenn jemand einen geschützten Namen seit einigen Jahren im Internet und zuvor in anderen elektronischen Netzwerken als Aliasnamen benutzt, führt dies nicht zu einer eigenständigen namensrechtlichen Berechtigung gegenüber dem Berechtigten: Hierfür wäre erforderlich, dass der Betreffende mit dem Aliasnamen Verkehrsgeltung erlangt hätte, vergleichbar mit einem Schriftsteller oder Künstler, der unter einem Pseudonym veröffentlicht oder in der Öffentlichkeit auftritt (BGH, I ZR 296/00).
Der Namensträger kann einem anderen schuldrechtlich gestatten, seinen Namen zu benutzen, wobei diese Gestattung auf einen bestimmten Zweck beschränkt werden kann. Eine solche Gestattung ist jedoch nicht schrankenlos zulässig: So nicht, wenn sie zu einer Täuschung der Allgemeinheit und einer Verwirrung des Verkehrs führt (BGH, I ZR 59/04).
Wenn ein Treuhänder bei der Registrierung der Domain agiert, sollte von Beginn an zu erkennen sein, dass es sich um die Registrierung für einen Berechtigten handelt, Bundesgerichtshof (I ZR 185/14, hier bei uns).
Der Bundesgerichtshof (I ZR 150/11) hat sich zur Frage geäußert, wie damit umzugehen ist, dass inländische und ausländische Namensrechte bei einer .de-Domain kollidieren. Dabei hat der BGH festgestellt, dass bei Kollisionen von Namensrechten aus dem Inland und Ausland kein grundsätzlicher Vorrang inländischer Rechte zu erkennen ist. Sprich: Wenn ein Unternehmen „XYZ“ aus den USA sich die entsprechende Domain sichern möchte, ist dies grundsätzlich so schutzwürdig wie das deutsche Unternehmen „XYZ“. Der BGH unterscheidet dabei je nach Top-Level-Domain:
Bei generischen TLD („.com“, „.org“ oder „.net“) führt ein ausländisches Namensrecht grundsätzlich dazu, dass der Domaininhaber als berechtigt anzusehen ist. Es spricht also eine Vermutung für ihn.
Bei länderspezifischen Top-Level-Domains (wie „.de“) ist dies aber genau anders herum: Hier soll der Domaininhaber ein berechtigtes Interesse vorweisen. Dies ist nicht allzu hoch anzusiedeln, der BGH lässt ausdrücklich genügen, dass man unter dieser Domain „deutschsprachige Inhalte zugänglich machen möchte“. Aber: Es gibt halt keine Vermutung, die bereits für die Berechtigung streitet!
Was heisst das für Domains: Ein ausländischer Domaininhaber kann sich, bei bestehenden Namensrechten, durchaus gegen inländische Namensinhaber durchsetzen. Bei generischen Domains wird es dabei in der Praxis leichter haben, da er bei der .de-Domain sein Interesse an dieser konkreten Domain erst einmal nachweisen muss. Gleichwohl macht der BGH deutlich, dass hier recht geringe Hürden bestehen werden, weswegen abzuwarten bleibt, ob die Praxis hier ernsthafte Probleme haben wird.
Das Markengesetz schützt auch den so genannten Werktitel im §5 MarkenG:
Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt. […] Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.
Der BGH hat nun klar gestellt, dass ein solcher Titelschutz auch der Bezeichnung einer regelmäßig nur wenige Absätze umfassenden Kolumne zukommen kann, die zu einem bestimmten Themengebiet in einer Zeitung oder Zeitschrift erscheint. Insofern ist das erst einmal nichts neues, seit je her ist durch den BGH anerkannt, dass ein Teil einer Zeitung oder Zeitschrift ein eigenes titelschutzfähiges Werk im Sinne des § 5 Abs. 3 MarkenG sein kann. Dies jedenfalls dann, wenn es sich um
„eine besondere, nach ihrer äußeren Aufmachung sowie nach ihrem Gegenstand und Inhalt in gewissem Umfang selbständig gestaltete Abteilung handelt, die regelmäßig wiederkehrend unter eigener kennzeichnungskräftiger Bezeichnung erscheint“
Irrelevant ist, wie viel Platz die Kolumne einnimmt! Wichtiger ist vielmehr, dass sie eine gewisse Selbstständigkeit, etwa durch Stilelemente oder natürlich das Layout, im Vergleich zur restlichen Zeitschrift erfährt.
Hier ging es nun um eine Kolumne bezeichnet unter dem Titel „Stimmt’s“, der mit dem BGH grundsätzlich Titelschutz genießen würde. Was aber, wenn eine Webseite (wie tatsächlich geschehen) einen eigenen Bereich namens „Stimmt’s“ herausbringt? Besteht hier ein Unterlassungsanspruch? Der Bundesgerichtshof verneinte dies im konkreten Fall, denn die umgangssprachliche Formulierung „Stimmt’s“ war einerseits zwar (schwach) untercheidungskräftig. Andererseits, gerade wegen der schwachen allenfalls durchschnittlichen Unterscheidungskraft, sei bei der Frage der Verwechslungsgefahr auf das Gesamtbild abzustellen. Und hier kommt eben auch die Gestaltung der Kolumne ins Spiel, die – siehe oben – auch bei der Selbstständigkeit im gesamten Druckwerk eine Rolle spielt. Wenn dann die Konkurrenz-Kolumne zwar einen gleichen Titel, aber eine vollkommen andere Gestaltung hat, wird die Verwechslungsgefahr wohl scheitern.