Eine Marke muss rechtserhaltend genutzt werden – eine solche rechtserhaltend „ernsthafte Benutzung“ liegt vor, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, gegenüber Verbrauchern zu garantieren – tatsächlich benutzt wird, um für diese Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen.
Das Oberlandesgericht Köln (6 U 140/16) hat die Grundsätze zur rechtserhaltenden Nutzung einer Marke, bei gemeinsamer Verwendung mit einer zweiten Marke, zusammengefasst. Dabei stellt das OLG zusammenfassend nochmals klar, dass alleine die Verwendung einer zweiten Marke für sich kein Argument gegen die rechtserhaltenden Nutzung der ersten Marke darstellt:
Werden zusammen mit einer eingetragenen Marke weitere Angaben oder Zeichen verwendet, können sie für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung Bedeutung erlangen, soweit sie aus Sicht der beteiligten Verkehrskreise eine direkte Verbindung mit der Marke eingehen. Eine solche Verbindung kann insbesondere durch die räumliche Nähe zu der Marke deutlich werden (…). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt es in der Regel nahe, dass der Verkehr bei Kennzeichnung einer Ware mit zwei Zeichen darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblickt (…)
Denkbar ist aber auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht. Da zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke auch deren Verwendung als Zweitmarke ausreicht, muss diese Möglichkeit in die Betrachtung miteinbezogen werden. Der Verkehr ist vielfach an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt. Die Verwendung mehrerer Marken zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung stellt eine weit verbreitete, wirtschaftlich sinnvolle Praxis dar. Insbesondere ist es üblich, neben einem auf das Unternehmen hinweisenden Hauptzeichen weitere Marken zur Identifizierung der speziellen einzelnen Artikel einzusetzen. In solchen Fällen können sowohl die Haupt- als auch die Zweitmarke auf die betriebliche Herkunft hinweisen mit der Folge, dass beide für sich genommen rechtserhaltend benutzt werden (…)
Das OLG Frankfurt am Main (6 U 75/15) hat entschieden, dass eine Wortmarke (hier: „Pferdesalbe“), die für die Waren, für die sie eingetragen ist (hier: Badezusätze), nicht glatt beschreibend ist, jedoch einen stark beschreibenden Anklang hat, nicht rechtserhaltend benutzt wird, wenn sie als Bestandteil eines zusammengesetzten Wortzeichens verwendet wird, das weitere beschreibende Elemente enthält (hier: „Apothekers Original Pferdesalbe“):
Dem Begriff „Pferdesalbe“ kommt zwar – bei Verwendung für einen Badezusatz – keine glatt beschreibende Funktion zu. Gleichwohl hat er auch für diese Ware einen stark beschreibenden Anklang, weil der angesprochene Verkehr ihm entnimmt, dass der so bezeichnete Badezusatz auf der Grundlage einer ursprünglich für Pferde entwickelten Salbe hergestellt sei. Unter diesen Umständen wird der – ohnehin schwach ausgeprägte – kennzeichnende Charakter der Wortmarke „Pferdesalbe“ durch die vorangestellten Worte „Apothekers Original …“ im Sinne von § 26 III 1 MarkenG verändert. Denn diese weiteren Begriffe dienen ungeachtet ihres ebenfalls beschreibenden Gehalts aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs ersichtlich dazu, das so bezeichnete Produkt von anderen, ebenfalls auf Basis von Pferdesalbe hergestellten Badezusätzen herkunftsmäßig zu unterscheiden.
Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht daraus, dass im Rahmen der Aufmachung gemäß Anlage B 3 der Bestandteil „Pferdesalbe“ innerhalb des Gesamtzeichens „Apothekers Original Pferdesalbe“ durch etwas größere Buchstaben und eine andere Farbe gegenüber den anderen Bestandteilen geringfügig hervorgehoben ist. Diesem Umstand kommt für die Einordnung und das Verständnis des Begriffs „Pferdesalbe“ keine entscheidende Bedeutung zu, da es auch und gerade bei Parfümerie- und Kosmetikbereich nicht unüblich ist, selbst glatt beschreibende Sachangaben in ähnlicher Weise hervorzuheben.
Beim Oberlandesgericht Hamm (4 U 119/14) ging es um ein markenrechtlich spannendes Thema: Den markenrechtlichen Schutz einer Dienstleistungsmarke bzw. Einzelhandelsmarke. Hier stellt sich schnell die Frage, wann eine Zur rechtserhaltende Benutzung einer Einzelhandelsdienstleistungsmarke noch vorliegt und wann ein reiner – nicht mehr genügender – Einsatz als Unternehmenskennzeichen zu erkennen ist. Das OLG Hamm fasst die bisherige Rechtsprechung hierzu zusammen.
In Markenrechtsprozessen kann schnell streitig – und ein probates Verteidigungsmittel – sein, ob eine rechtserhaltende Benutzung der Marke stattgefunden hat. Hierzu hat der BGH (I ZR 91/13) nunmehr entschieden
Für die rechtserhaltende Benutzung einer Marke im Inland reicht die reine Durch- fuhr im Ausland gekennzeichneter Ware durch Deutschland nicht aus. Dies gilt auch für eine international registrierte Marke.
Es ist also keineswegs möglich, alleine mit Durchführungen eine rechtserhaltende Benutzung vorzuweisen.
Der BGH (I ZR 114/13) hat sich wiedermals zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke geäußert und stellt nochmals heraus, dass alleine eine leicht veränderte Wiedergabe oder auch die Verwendung allgemeinbeschreibender Zusätze nichts an der rechtserhaltenden Verwendung ändert: