Rechtsmissbräuchliche Vertragsstrafe im Markenrecht

Der Bundesgerichtshof (I ZR 46/19) hat bekräftigt, dass auch im Markenrecht das Verbot der unzulässigen Rechtsausübung zu berücksichtigen ist, da es sich hier um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz handelt, der auch im Markenrecht gilt (so schon früher BGH, I ZR 93/98). Insoweit verfestigt der BGH seine Rechtsprechung zur rein formalen Stellung des Markeninhabers dahingehend, dass es den Grundsätzen von Treu und Glauben widersprechen kann, wenn sich der Inhaber eines Kennzeichenrechts auf eine nur formale Rechtsstellung beruft.

Von einer missbräuchlichen Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung ist sodann mit dem BGH auszugehen, wenn ein Markeninhaber

  1. eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen anmeldet,
  2. hinsichtlich der in Rede stehenden Marken keinen ernsthaften Benutzungswillen hat – vor allem zur Benutzung in einem eigenen Geschäftsbetrieb oder für dritte Unternehmen aufgrund eines bestehenden oder potentiellen konkreten Beratungskonzepts – und
  3. die Marken im Wesentlichen zu dem Zweck gehortet werden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen.
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Abtretung des Rechts zur Kündigung eines Lizenzvertrags

Der Bundesgerichtshof (I ZR 34/18) hat klargestellt, dass das Recht zur Kündigung eines Lizenzvertrags jedenfalls dann isoliert durch eine Vereinbarung – hier an den Erwerber der Marke – abgetreten werden kann, wenn das Markenrecht nach § 27 Abs. 1 MarkenG übertragen wird und derjenige, dem vor der Übertragung eine Lizenz erteilt worden ist, sich auf den Sukzessionsschutz des § 30 Abs. 5 MarkenG berufen kann.

Da der Erwerber der Markenrechte nicht ohne Zustimmung des Lizenznehmers in den Lizenzvertrag eintreten kann, entspricht die Möglichkeit der isolierten Abtretung des Kündigungsrechts durch den früheren Markeninhaber dem berechtigten Interesse des Erwerbers. Dem stehen mit dem BGH keine schutzwürdigen Interessen des Lizenznehmers entgegen, weil der neue Markeninhaber an den Lizenzvertrag gebunden ist. Ein Lizenznehmer, der die Rechte aus der lizenzierten Marke verletzt, kann keine berechtigten Einwände dagegen erheben, dass demjenigen, dem er nach Übertragung der Marke die Rechte aus dem Lizenzvertrag entgegenhalten kann, das Recht übertragen wird, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes den Lizenzvertrag außerordentlich zu kündigen.

   

Beschreibende Nutzung oder markenmässige Verwendung von Marken (am Beispiel “Fun-T-Shirts”)

Markenmässige Verwendung vs. dekorative oder beschreibende Nutzung von Marken am Beispiel von Marken auf T-Shirts: Immer wieder ist festzustellen, dass Online-Shops abgemahnt werden, weil T-Shirts angeboten werden, auf denen fremde Marken ohne Erlaubnis verwendet werden. Dabei geht es eher selten um Produktpiraterie. Ständig gibt es Fälle, in denen beliebte Begriffe, die rein als dekoratives Statement verwendet werden, als Marke eingetragen und dann später abgemahnt werden. Der Bundesgerichtshof hat hierzu eine eigene Rechtsprechung aufgestellt, die ein solches Abmahnverhalten durchaus erschwert. Aber auch daneben kann man sich recht schnell streiten.

Das Oberlandesgericht Köln (6 U 75/13) hatte sich mit diesem Thema zu beschäftigen und hat hierbei die bisherige Rechtsprechung anschaulich zusammen gefasst. Der Beitrag berücksichtigt die aktuellen Entwicklungen des BGH Ende 2019.

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Unterlassungserklärung: Inhalt einer Unterlassungserklärung

Inhalt einer Unterlassungserklärung: Mit dem Erhalt einer Abmahnung ist es dann schnell Thema, was eine Unterlassungserklärung ist, warum man eine Unterlassungserklärung abgeben sollte und was genau in eine Unterlassungserklärung aufgenommen werden muss.

In diesem Beitrag erhalten Sie einen Überblick über die Wesentlichen Fragen rund um die Unterlassungserklärung. Wir helfen bei Abmahnungen im gesamten Bereich des IT-Rechts, insbesondere im Markenrecht und Urheberrecht.

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Schutz von Firmenname – Unternehmenskennzeichen & Firmenname schützen lassen

Schutz des Firmennamens und Unternehmenskennzeichen: Der Firmenname eines Unternehmens steht unter einem gewissen – auch markenrechtlichen – Schutz und kann selbstverständlich auch zusätzlich abgesichert werden, es kommt hier schnell die Frage auf: Wie schützt man den eigenen Firmennamen? Dabei bietet das deutsche Recht ein durchaus umfassendes Gerüst, das die Identifizierung des eigenen Unternehmens absichert und den eigenen Firmennamen schützt.

Im Folgenden ein Überblick über Fragen des Schutzes des eigenen Firmennamens – Rechtsanwalt Jens Ferner hilft Ihnen bei der Frage des Schutzes Ihres Unternehmens gerne als Ihr Rechtsanwalt für Firmenname.

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Rechtsmissbräuchliche Abmahnung im Markenrecht

Der Bundesgerichtshof (I ZR 46/19) konnte sich zur Annahme eines Rechtsmissbrauchs bei Aussprache einer markenrechtlichen Abmahnung äussern. Denn es kann den Grundsätzen von Treu und Glauben widersprechen, wenn sich der Inhaber eines Kennzeichenrechts auf eine nur formale Rechtsstellung beruft (so schon vorher BGH, I ZR 46/53 und I ZR 36/67).

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Anonymisierung von Urteils-Veröffentlichung in markenrechtlichen Streitigkeiten

Bekanntlich werden gerichtliche Entscheidungen – inzwischen regelmässig und bei geklärten rechtlichen Grundlagen – veröffentlicht. Dies kann für Betroffene aber durchaus ärgerlich sein, etwa wenn eine Entscheidung wenig populär ist und durch die in der gerichtlichen Entscheidung geschilderten Umstände Rückschlüsse auf Parteien möglich sind. Verständlich daher, wenn man identifizierende Rückschlüsse verhindern möchte.

Tatsächlich gilt auch, dass wenn eine gerichtliche Entscheidung veröffentlichungswürdig ist, eine veröffentlichungsfähige Fassung unter Anonymisierung und Neutralisierung erfolgt. Das funktioniert auch meistens ganz gut – doch in markenrechtlichen Angelegenheiten ist die Entscheidung ohne Darstellung der beteiligten Kennzeichen regelmässig schwierig zu verstehen; daher ist es gängige Praxis, die Kennzeichen darzustellen oder so zu beschreiben, dass man genau weiss worum es geht. Somit wird die gesamte Entscheidung aber hinsichtlich der betreffenden Partei identifizierbar. Ist das zulässig?

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Auslegung eines Patentanspruchs

Mit ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind bei der Auslegung eines Patentanspruchs sowohl dessen Sinngehalt in seiner Gesamtheit als auch der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu bestimmen. Denn für das Verständnis eines einzelnen technischen Merkmals ist zumindest im Zweifel die Funktion entscheidend, die es bei der Herbeiführung des erfindungsgemäßen Erfolgs hat. Sprich: Es ist nicht alleine am exakten Wortlaut zu kleben.

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Designrecht: Einheitlicher Schutzgegenstand im Sinne des Designgesetzes & Nichtigkeit einer Designanmeldung

Eine Designanmeldung kann nichtig sein, was entsprechend § 33 Abs. 1 Nr. 1 DesignG der Fall ist, wenn die Erscheinungsform des Erzeugnisses kein Design im Sinne des § 1 Nr. 1 DesignG ist. Dies kann der Fall sein, wenn das Design als solches nicht den Vorgaben des Designgesetzes entspricht – oder auch, wenn die Anmeldung fehlerhaft ist, etwa mehrere Designs mit abweichenden Darstellungen ausgewählt wurden.

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Verletzung eines Designs: Begründung eines Vorbenutzungsrechts

Entsprechend § 41 Abs. 1 DesignG können Rechte gegenüber einem Dritten, der vor dem Anmeldetag im Inland ein identisches Muster bzw. ein identisches Design, das unabhängig von einem eingetragenen Geschmacksmuster bzw. einem eingetragenen Design entwickelt wurde, gutgläubig in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Anstalten dazu getroffen hat, nicht geltend gemacht werden. Das bedeutet: Der Dritte ist berechtigt, das Muster bzw. das Design zu verwerten.

Dieses in § 41 Abs. 1 DesignG normierte Vorbenutzungsrecht sieht somit eine Ausnahme von der umfassenden alleinigen Berechtigung des Rechtsinhabers zur Benutzung seines Geschmacksmusters bzw. seines eingetragenen Designs vor. Der Bundesgerichtshof (I ZR 9/16) konnte zur Begründung eines solchen Vorbenutzungsrechts bei der Verletzung eines Designs klarstellen:

  • Als wirkliche und ernsthafte Anstalten, die ebenso wie die Benutzung eines Designs ein Vorbenutzungsrecht im Sinne von § 41 Abs. 1 DesignG begründen können, sind Vorbereitungshandlungen aller Art anzusehen, die auf die Benutzung des Designs gerichtet sind und den ernstlichen Willen sicher erkennen lassen, die Benutzung alsbald aufzunehmen.
  • Nur im Inland getroffene wirkliche und ernsthafte Anstalten zur Benutzung eines Designs können ein Vorbenutzungsrecht im Sinne von § 41 Abs. 1 DesignG begründen.
   

Patentanspruch: Sachlicher Umfang eines Vorbenutzungsrechts

Der Bundesgerichtshof (X ZR 95/18) hat zum sachlichen Umfang eines Vorbenutzungsrechts im Rahmen eines Patentanspruchs klargestellt:

  • Dem Vorbenutzer kann eine Modifikation der vorbenutzten Ausführungsform nicht nur dann verwehrt sein, wenn sie erstmals in den Gegenstand der im Patent unter Schutz gestellten Erfindung eingreift, sondern auch dann, wenn bereits die Vorbenutzung der erfindungsgemäßen Lehre entspricht, die angegriffene Ausführungsform diese aber in einer anderen Ausgestaltung oder Verfahrensweise verwirklicht.
  • Die Grenzen des Vorbenutzungsrechts können überschritten sein, wenn mit der Modifikation ein zusätzlicher Vorteil verwirklicht wird, der von der nicht modifizierten Ausführungsform nicht verwirklicht worden ist. Dies kommt in Betracht, wenn erstmals eine Ausführungsform benutzt wird, die in einem Unteranspruch oder in der Beschreibung des Patents wegen dieses zusätzlichen Vorteils hervorgehoben wird.
  • Sind hingegen in einem Patentanspruch für ein Merkmal zwei vollständig gleichwertige Alternativen genannt, wird der Umstand, dass der Vorbenutzer nur eine dieser Alternativen benutzt hat, regelmäßig keine entsprechende Beschränkung seiner Benutzungsbefugnis rechtfertigen. Ebenso wird es zu würdigen sein, wenn in der Patentschrift eine Modifikation der vorbenutzten Ausführungsform offenbart ist, bei der es sich um eine selbstverständliche Abwandlung handelt, die aus Sicht des Fachmanns mit dem Erfindungsbesitz des Vorbenutzers zum Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt ohne weiteres in Betracht zu ziehen ist.
  • Der Hersteller von Einzelteilen, die technisch und wirtschaftlich sinnvoll nur zu der erfindungsgemäßen Gesamtvorrichtung zusammengesetzt werden können, stellt damit die Gesamtvorrichtung auch dann her, wenn er die Einzelteile nicht selbst zusammensetzt, sondern an einen Dritten liefert, der sie zu der geschützten Gesamtvorrichtung zusammensetzt.
  • Der Hersteller der Einzelteile darf unter diesen Umständen auch ein durch das Patent geschütztes Verfahren zur Herstellung der Gesamtvorrichtung benutzen, sofern sich die Verfahrensanweisungen des Patentanspruchs darin erschöpfen, den technisch und wirtschaftlich allein sinnvollen Zusammenbau zu lehren.
   

Wann verjährt eine Unterlassungserklärung?

Verjährt eine Unterlassungserklärung? Bindung einer Unterlassungserklärung – Mit dem Bundesgerichtshof ist inzwischen klar gestellt, dass eine Unterlassungserklärung nunmehr nicht auf nur 30 Jahre beschränkt ist, sondern vielmehr lebenslang gilt!  Die Diskussion ist inzwischen recht alt und bekam erst durch die massenhaften Unterlassungserklärungen im Zuge der Filesharing-Abmahnungen richtig Fahrt: Gilt eine Unterlassungserklärung für 30 Jahre oder “Lebenslang”?

In der Praxis mit Verbrauchern (“natürlichen Personen”) ist die Frage regelmäßig de Facto belanglos, da man bei der heutigen statistischen Lebenserwartung als Jugendlicher eine Abmahnung erhalten muss, um sinnvoll über die Frage nachzudenken. Anders dagegen bei Unternehmen (“juristischen Personen”, etwa eine GmbH), wo eine Unterlassungserklärung bei Traditionsunternehmen durchaus auch nach 50 Jahren noch von Interesse sein kann. Diese lange umstrittene Frage hat meines Erachtens der BGH nun geklärt.

Zum Thema:

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Zeichenähnlichkeit bei Übernahme eines Zeichens in ein Kombinationszeichen

Zeichenähnlichkeit im Markenrecht bei Kombinationszeichen: Der Bundesgerichtshof ( I ZB 34/17) hat klargestellt, dass wenn ein mit einer älteren Marke identisches Zeichen in ein jüngeres Kombinationszeichen aufgenommen wird, die durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke bei der Ermittlung der prägenden Bestandteile eines jüngeren Zeichens berücksichtigt werden kann.

Aber mit dem BGH kann nicht generell der Schluss gezogen werden, dass ein in ein Gesamtzeichen aufgenommenes Zeichen dieses stets prägt, wenn es infolge Benutzung über gesteigerte oder zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt. Es ist vielmehr das jeweils in Rede stehende Gesamtzeichen in den Blick zu nehmen und im Einzelfall zu prüfen, ob alle anderen Bestandteile dieses Gesamtzeichens weitgehend in den Hintergrund treten.

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