Erstattungsanspruch für Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung bei Kollektivmarke

Rechtsanwalt Ferner Alsdorf - Markenrecht

Auch bei einer Kollektivmarke gilt, dass im Rahmen des Schadensersatzanspruchs wegen Markenverletzung regelmäßig auch die Kosten ersatzfähig sind, die dem Markeninhaber durch die Einschaltung eines Anwalts für die Abmahnung entstanden sind, so das OLG Frankfurt am Main (6 U 51/17):

Zu dem (…) zu ersetzenden adäquat verursachten Schaden gehören auch die Kosten für die anwaltliche Abmahnung. Wie das Landgericht mit Recht angenommen hat, war der Kläger insbesondere nicht gehalten, die Abmahnung ohne anwaltliche Hilfe vorzunehmen. Der Beklagte beruft sich in diesem Fall ohne Erfolg darauf, dass Wettbewerbsverbände nach § 8 III Nr. 3 UWG in der Lage sein müssen, durchschnittlich schwierige Abmahnungen mit eigenen Kräften zu bearbeiten (vgl. Köhler/Bornkamm, UWG, 35. Aufl., Rdz. 1.122 zu § 12 UWG m.w.N.). Dies beruht maßgeblich auf der Erwägung, dass solche Verbände zur Geltendmachung von Ansprüchen ohnehin nur bei einer entsprechenden personellen und materiellen Ausstattung befugt sind und deswegen Abmahnungen in der Regel auch ohne anwaltliche Hilfe vornehmen können. Damit ist die Situation des Klägers bei der Verfolgung der hier in Rede stehenden Ansprüche nicht vergleichbar. Die Anspruchsbefugnis des Klägers ergibt sich vielmehr daraus, dass er als Inhaber der Klagemarke selbst in seinen Rechten verletzt ist. Auch wenn es sich bei dieser Klagemarke um eine Kollektivmarke handelt, ist der Kläger daher hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit vorgerichtlicher Abmahnkosten nicht anders zu behandeln als andere Markeninhaber auch. Insoweit ist anerkannt, dass in der Spezialmaterie des Kennzeichenrechts die Hinzuziehung eines Anwalts für die Abmahnung regelmäßig erforderlich ist; dies gilt insbesondere auch unabhängig davon, ob es sich bei dem Markeninhaber um ein großes Unternehmen mit eigener Marken- und Rechtsabteilung handelt (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., Rdz. 556 zu § 14; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., Rdz. 304 vor §§ 14-19d).

Bezeichnung „Bauernhofolympiade“ für gewerblichen Sportwettkampf kann zulässig sein

Rechtsanwalt Ferner Alsdorf - Markenrecht

Verwendung der Bezeichnung „Olympia“: Mitunter gibt es Streit um die Verwendung der Bezeichnung „Olympia“ für Veranstaltungen, da diese Bezeichnung gesondert geschützt ist. Beim OLG München (29 U 2233/17) ging es nun um einen Wettkampf der als „Bauernhofolympiade“ bezeichnet war, was unterlassen werden sollte. Dies wies das OLG aber zurück, da gerade keine ernsthafte Verwechslunsggefahr mit den bekannten olympischen Spielen besteht:

Durch die Verwendung der Bezeichnung „Bauernhofolympiade“ für die von der Beklagten angebotene Veranstaltung besteht nicht die Gefahr, dass die Bezeichnung mit den Olympischen Spielen oder der Olympischen Bewegung gedanklich in Verbindung gebracht wird. Eine Ver wechslungsgefahr unter dem Aspekt des gedanklichen Inverbindungbringens nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 OlympSchG kann nur dann vorliegen, wenn der Verkehr von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen dem Kläger (oder dem Internationalen Olympischen Komitee) und dem die olympische Bezeichnung für eine gewerbsmäßige Veranstaltung verwendenden Unternehmen ausgeht. Eine solche Verwechslungsgefahr ist nur bei Vorliegen besonderer Umstände anzunehmen. Das Hervorrufen bloßer Assoziationen an die Olympischen Spiele oder die Olympische Bewegung reicht dafür nicht aus (…) Die Bezeichnung „Bauernhofolympiade“ für ein Firmenevent ist nicht geeignet, dem Verkehr einen wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhang zwischen dem Kläger oder dem Internationalen Olympischen Komitee und der Beklagten zu suggerieren. Das Wort Olympia gehört zum allgemeinen Sprachgebrauch. Der normal informierte Verbraucher unterscheidet zudem zwischen der Werbung eines Sponsors und der sonstigen Bezugnahme auf die Olympischen Spiele. Ihm ist ferner bekannt, dass offizielle Ausstatter, Lieferanten, Sponsoren oder Werbepartner diesen Umstand deutlich herausstellen (…). Die Bezeichnung „Bauernhofolympiade“ ruft Assoziationen an die Olympischen Spiele hervor, geht aber nicht darüber hinaus im Sinne eines Implizierens eines wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhangs.

Die Entscheidung macht deutlich, dass keineswegs alleine wegen der Verwendung der Bezeichnung „Olympia“ Unbill zu befürchten ist, vielmehr muss man realistisch auf die Erwartungshaltung der Verkehrskreise blicken, wobei das OLG demonstriert, dass man hier mit naheliegenden Wertungen durchaus rechnen darf und eben nicht weltfremd argumentiert wird.
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Markenrecht: Rechtserhaltende Nutzung einer Marke

Rechtsanwalt Ferner Alsdorf - Markenrecht

Eine Marke muss rechtserhaltend genutzt werden – eine solche rechtserhaltend „ernsthafte Benutzung“ liegt vor, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, gegenüber Verbrauchern zu garantieren – tatsächlich benutzt wird, um für diese Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen.
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Produktpiraterie: Strafverfahren bei Produktpiraterie

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Wenn ein Unternehmen von Produktpiraterie betroffen ist wird schnell an die klassischen Zivilrechtlichen Wege gedacht: Unterlassung, Beseitigung/Vernichtung und Schadensersatz; geltend gemacht mit Abmahnung und dann gerichtlichem Vorgehen. Das zivilrechtliche Vorgehen erweist sich aber gerne auch als nicht ausreichend im Hinblick auf die Interessen der Rechteinhaber: Während im Strafrecht die plötzliche Hausdurchsuchung zur Verfügung steht und umfangreiche Auskunftsmöglichkeiten über finanzielle Hintergründe gegenüber Plattformbetreibern und BaFin zeitnah umgesetzt werden können, erweist sich das Zivilrecht hier durchaus als recht schleppend.

Vor diesem Hintergrund macht es durchaus Sinn, auch wieder das Strafrecht mehr in Erinnerung zu rufen – nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Mitte 2017 in Kraft getretene Reform der Vermögensabschöpfung. Anders als noch nach früherem Recht ist das Vorgehen hier keineswegs schleppend oder komplex, sondern wurde durch den Gesetzgeber bewusst vereinfacht. So sollen durch die Tat erlangte Vermögenswerte zielgerichtet beschlagnahmt und von Verletzten verwertet werden können.

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Unternehmensbezeichnung: Keine markenmäßige Nutzung der Marke

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Ein gerne gesehener Streitpunkt im Markenrecht liegt vor, wenn man sich darum streitet, ob eine markenmäßige Nutzung einer Marke überhaupt vorliegt. Dabei ist zu beachten, dass mit der Rechtsprechung eine Marke nicht im Sinne des Markenrechts „für Waren oder Dienstleistungen“ benutzt wird, wenn das angegriffene Zeichen ausschließlich als Unternehmensbezeichnung verwendet wird. Die Benutzung eines Unternehmenskennzeichens kann aber umgekehrt eine markenmäßige Benutzung sein, wenn die Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigt wird oder werden kann. Dies liegt vor, wenn durch die Verwendung des Unternehmenskennzeichens – etwa durch die Anbringung auf den Waren oder durch die Verwendung in der Werbung für die Waren oder Dienstleistungen beispielsweise in Katalogen oder im Rahmen eines Internetauftritts – der Verkehr veranlasst wird anzunehmen, dass eine Verbindung zwischen dem angegriffenen Unternehmenskennzeichen und den vom Unternehmen angebotenen Waren oder erbrachten Dienstleistungen besteht.
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Markenrecht: Unterlassungsanspruch bei seit längerem nebeneinander existierenden Marken

Rechtsanwalt Ferner Alsdorf - Markenrecht

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (6 U 249/16) konnte nochmals hervorheben, dass es an dem erforderlichen Verfügungsgrund für die Geltendmachung eines markenrechtlichen Unterlassungsanspruchs in der Regel nur dann mangelt, wenn der Markeninhaber längere Zeit untätig geblieben ist, obwohl er von der beanstandeten Verletzungshandlung positive Kenntnis hatte oder sich nach den Gesamtumständen der Kenntnisnahme bewusst verschlossen hat. Dagegen kann die bloße Koexistenz der in Rede stehenden Zeichen dem Verfügungsgrund allenfalls dann entgegenstehen, wenn diese Koexistenz über viele Jahre angedauert hat und der Markeninhaber auf das beanstandete Zeichen auch nicht durch eine Begegnung am Markt, sondern zufällig gestoßen ist . Ausnahmefälle hiervon wären aber insbesondere:

  • Im Fall der Entscheidung „Verfügungsgrund im Kennzeichenrecht“ war die dortige Antragsgegnerin seit etwa zehn Jahren unter dem angegriffenen Zeichen auf dem Markt und im Internet präsent, ohne dass die Antragstellerin davon erfuhr. Letztere war auch nicht durch eine Begegnung am Markt, sondern zufällig über das Internet auf die Antragsgegnerin gestoßen (vgl. OLG Frankfurt a.M. (B.v. 02.01.2013 – 6 W 130/12), Rn. 1 ff. (3), bei juris).
  • In der Senatsentscheidung aus dem Jahr 2008 hatten die Parteien ihre Geschäftsbezeichnungen über 15 Jahre hinweg parallel für Optikergeschäfte genutzt, ohne dass die Antragstellerin die Existenz der angegriffenen Bezeichnung bemerkte (OLG Frankfurt a.M. (B.v. 04.08.2008 – 6 W 108/08, Rn. 3, bei juris,).

Markenrecht: Rechtserhaltende Nutzung als Marke bei Verwendung zweiter Marke

Rechtsanwalt Ferner Alsdorf - Markenrecht

Das Oberlandesgericht Köln (6 U 140/16) hat die Grundsätze zur rechtserhaltenden Nutzung einer Marke, bei gemeinsamer Verwendung mit einer zweiten Marke, zusammengefasst. Dabei stellt das OLG zusammenfassend nochmals klar, dass alleine die Verwendung einer zweiten Marke für sich kein Argument gegen die rechtserhaltenden Nutzung der ersten Marke darstellt:

Werden zusammen mit einer eingetragenen Marke weitere Angaben oder Zeichen verwendet, können sie für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung Bedeutung erlangen, soweit sie aus Sicht der beteiligten Verkehrskreise eine direkte Verbindung mit der Marke eingehen. Eine solche Verbindung kann insbesondere durch die räumliche Nähe zu der Marke deutlich werden (…). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt es in der Regel nahe, dass der Verkehr bei Kennzeichnung einer Ware mit zwei Zeichen darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblickt (…)

Denkbar ist aber auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht. Da zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke auch deren Verwendung als Zweitmarke ausreicht, muss diese Möglichkeit in die Betrachtung miteinbezogen werden. Der Verkehr ist vielfach an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt. Die Verwendung mehrerer Marken zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung stellt eine weit verbreitete, wirtschaftlich sinnvolle Praxis dar. Insbesondere ist es üblich, neben einem auf das Unternehmen hinweisenden Hauptzeichen weitere Marken zur Identifizierung der speziellen einzelnen Artikel einzusetzen. In solchen Fällen können sowohl die Haupt- als auch die Zweitmarke auf die betriebliche Herkunft hinweisen mit der Folge, dass beide für sich genommen rechtserhaltend benutzt werden (…)

Markenrecht: Ermittlung der Verkehrsauffassung

Rechtsanwalt Ferner Alsdorf - Markenrecht

Das Oberlandesgericht Köln (6 U 140/16) konnte sich zur Ermittlung der Verkehrsauffassung bei Verwendung einer Marke äußern:

Zur Ermittlung der Verkehrsauffassung, insbesondere zur Bestimmung der angesprochenen Verkehrskreise kann auf die allgemeinen zur Verwechslungsgefahr entwickelten Grundsätze zurückgegriffen werden. Danach ist zur Bestimmung der angesprochenen Verkehrskreise auf diejenigen Abnehmer abzustellen, die die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nachfragen. Dabei sind die Waren oder Dienstleistungen ihrer gattungsmäßigen Art nach und nach ihren objektiven Merkmalen zugrunde zu legen (vgl. BGH, Urteil vom 05.12.2012 – I ZR 135/11, GRUR 2013, 725 – Duff Beer, mwN). Bei Bildmarken kommt es darauf an, dass nicht nur das Motiv, sondern auch die spezifischen Eigenarten der eingetragenen Darstellung erhalten bleiben, wobei der Verkehr bei häufig gebrauchten Motiven gewöhnt ist, auch auf kleinere Abweichungen zu achten (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 26 Rn. 187, mwN). Andererseits sind stilistische Modernisierungen möglich, wenn das unveränderte Motiv im Vordergrund steht (vgl. BGH, Urteil vom 09.03.2989 – I ZR 153/86, GRUR 1989, 510 – Teekanne II; Bogatz/Schöffler in Kur MarkenG, 1. Aufl., § 26 Rn. 129).

Nichtbenutzungseinrede im Markenrecht: Berechtigte Gründe für eine Nichtbenutzung der Marke

Rechtsanwalt Ferner Alsdorf - Markenrecht

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (6 U 131/15) konnte sich mit der Frage der Nichtbenutzung und dem vorliegen berechtigter Gründe beschäftigen, dabei hat es die allgemeinen Voraussetzungen kurz dargelegt:

Die Marke wurde unstreitig nicht benutzt. Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung (…) liegen nicht vor. Die Klägerin ist für die Ausnahme der berechtigten Gründe darlegungs- und beweispflichtig (…) Die Bestimmung ist eng auszulegen (…) Als berechtigte Gründe gelten Hindernisse, die die Benutzung unmöglich oder unzumutbar machen. Sie müssen einen ausreichend unmittelbaren Zusammenhang mit der Marke aufweisen, und vom Willen des Markeninhabers unabhängig sein (…) Die Gründe dürfen also nicht innerhalb des Gestaltungswillens des Markeninhabers liegen. Unter Umständen kann es sogar zumutbar sein, zur Umgehung des jeweiligen Hindernisses die Unternehmensstrategie zu ändern (…) Unter Berücksichtigung dieser Maßstäbe sind im Streitfall keine hinreichenden Gründe für die Nichtbenutzung dargetan.

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Markenrechtsmodernisierungsgesetz: Gesetz zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken

Im Januar 2017 wurde der Entwurf für ein Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken – auch Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) – vorgestellt. Die Ansätze sind durchaus beachtlich, so sind unter anderem Vorgesehen:

  • Verzicht auf das Erfordernis einer grafischen Darstellbarkeit schutzfähiger Zeichen
  • Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke
  • Einführung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim DPMA
  • Abkehr vom Inverkehrbringen der Waren im Inland, stattdessen Ansetzen bei allen zollrechtlichen Situationen, insbesondere Durchfuhr
  • Dokumentation von erteilten Lizenzen über das DPMA

Die Änderungen sind teilweise auf den ersten Blick überschaubar, bedeuten aber mitunter echte Neuerungen. In faktischer Hinsicht sinnvoll ist die Erweiterung der Möglichkeit, nunmehr Lizenzen samt Lizenznehmer zu vermerken, was einigen Streit bei aussergerichtlichen Klärungen vermeiden kann. Vollkommen neu die einzuführende Gewährleistungsmarke: „Gewährleistungsmarken zeichnen sich dadurch aus, dass im Vergleich zur Individualmarke nicht die Herkunftsfunktion, sondern die Garantiefunktion im Vordergrund steht. Sie unterliegen den Prinzipien der Neutralität und Transparenz sowie Prüf- und Überwachungspflichten.“ Dies bedeutet natürlich auch einen wirtschaftlichen Machtfaktor: Verbände können teure und wertvolle marken etablieren, die Partizipation des einzelnen Unternehmers funktioniert dann nur durch eine Bindung an den jeweiligen Verband, es werden also neue Abhängigkeiten konstruiert die sich sicherlich schnell wirtschaftlich auswirken werden.

Produktpiraterie & Softwarepiraterie: Anspruch auf Auskunft gegen Zahlungsdienstleister bei Markenrechtsverletzung und Urheberrechtsverletzung

Rechtsanwalt Ferner Alsdorf - Markenrecht

Wenn im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Rechtsverletzungen über das Internet auftreten ist oft der einzige sich anbietende Weg den Verletzer zu identifizieren, der dem Geld zu folgen. Im Markenrecht besteht ein Anspruch auf Auskunft gerichtet gegen Banken, doch wie geht man damit im Urheberrecht um? Das Landgericht Hamburg (308 O 126/16) hat auch hier einen Auskunftsanspruch bestätigt, dabei gegen einen im Ausland ansässigen Zahlungsanbieter. Die Entscheidung zeigt, dass man durchaus Handhabe hat.
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Markenrecht: Markenmäßige Benutzung einer Marke in Meta-Tags

Rechtsanwalt Ferner Alsdorf - Markenrecht

Das OLG Frankfurt am Main (6 U 17/14) konnte sich zur markenmäßigen Benutzung einer Marke in Meta-Tags äußern und hat entschieden, dass eine fremde Marke, die aus der sprachunüblichen Darstellung eines Begriffs mit stark beschreibendem Anklang besteht markenmäßig benutzt wird, wenn sie als Metatag im Quelltext einer Internetseite verwendet wird verbunden mit der Folge, dass die Suchfunktion beeinflusst wird, wenn der Nutzer die Marke als Suchwort eingibt.

Dazu bei uns: Verwendung von Marken in Meta-Tags
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Markenrecht: Schutzhindernis der Täuschungseignung

Rechtsanwalt Ferner Alsdorf - Markenrecht

Der BGH (I ZB 43/15) hat zum Schutzhindernis der Täuschungseignung im Markenrecht die Grundsätze zusammengefasst:

Das Schutzhindernis der Täuschungseignung (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG) ist nicht erfüllt, wenn für die mit der Marke beanspruchten Waren oder Dienstleistungen eine Benutzung möglich ist, bei der keine Irreführung des Verkehrs erfolgt (…)

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG sind von der Eintragung Marken aus- geschlossen, die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen. Die Aufzählung der zur Täuschung geeigneten Umstände ist nicht abschließend (…) Bei der Beurteilung, ob ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG besteht, geht es um die Täuschung durch den Zeicheninhalt selbst und nicht um die Prüfung, ob das Zeichen bei einer besonderen Art der Verwendung im Geschäftsverkehr geeignet sein kann, irreführende Vorstellungen zu wecken. Ist für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen eine Mar- kenbenutzung möglich, bei der keine Irreführung des Verkehrs erfolgt, liegt das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG insoweit nicht vor (…) Irreführende Angaben zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistun- gen, die nicht aus dem Inhalt oder der Aussage der Marke selbst folgen, sondern sich erst in Verbindung mit der Person oder dem Unternehmen des Markenanmelders ergeben, sind grundsätzlich nicht zur Täuschung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG geeignet (…) Eine in der angemeldeten Marke enthaltene unternehmensbezogene Angabe kann allenfalls zur Täuschung geeignet sein, wenn sie in Bezug auf den Geschäftsbetrieb sowohl des Markeninhabers als auch eines jeden Dritten irreführend ist (…)