BGH zur Berechnung des Verletzergewinns bei Schutzrechtsverletzung

Der (X ZR 51/11) hat sich mit der Berechnung des Verletzergewinns auseinander gesetzt. Auch wenn es hier um eine Patentverletzung ging, lässt sich die Entscheidung verallgemeinern und ist durchaus Relevant im Bereich des Schadensersatzrechts, etwa bei Markenrechtsverletzungen.

Soweit der BGH festgestellt hat, dass der Schutzrechtsverletzer verpflichtet ist, den durch die Verletzungshandlungen erzielten Gewinn vollständig herauszugeben, überrascht das nicht. Es ist eine mögliche Berechnung des Schadensersatzes, dass der Verletzte vom Verletzer den Gewinn herausverlangen kann, der auf der Verletzung beruht. Hier spielt der eine enorme Rolle, mit dem überhaupt erst zu Tage tritt, in welchem Umfang die Rechtsverletzung statt fand und welcher Gewinn letztlich erzielt werden konnte. Üblicherweise werden hierbei die Aufwendungen von dem erzielten Umsatz abgezogen und der Rest dann als Gewinn betrachtet. Es gibt jedoch ein Aber.

In den Details kann man sich nämlich streiten. Beispiel: Jemand bedruckt T-Shirts mit einer fremden und verkauft die Shirts. Wie ist damit umzugehen, wenn er die verkauften T-Shirts auf Grund persönlicher Beziehungen besonders günstig, wenn nicht gar umsonst erhalten hat? Diese Frage ist nicht fiktiv, einen solchen Fall hatte ich hier bereits. Durch derart günstige T-Shirts erhöht sich natürlich exorbitant die Gewinnspanne die der Gegner abschöpfen möchte. Steht Sie ihm in voller Höhe zu?

Der BGH hat insofern meine Sichtweise gestützt, indem er feststellt, dass der Gewinn nur insoweit herauszugeben ist, als er auch auf der Benutzung des immateriellen Schutzguts beruht. Das heisst, es muss sich um Gewinn handeln, der wirklich ursächlich auf der Schutzrechtsverletzung und nicht auf anderen Faktoren beruht. Es ist somit zu unterscheiden, ob der Gewinn

  1. auf der einen Seite durch andere für die Kaufentscheidung der Abnehmer erheblichen Faktoren bestimmt wird (nicht herauszugeben), oder
  2. auf der anderen Seite durch die Verletzung des Schutzrechts (hier bei Patentverletzung: durch die Benutzung der Erfindung vermittelten technischen Eigenschaften) bestimmt wird (herauszugeben)

Die konkrete Höhe des herauszugebenden Verletzergewinns ist mit dem BGH letztendlich vom Tatrichter unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls nach freier Überzeugung zu schätzen. Das heisst: Es bietet sich im Gesamtbild für beide Seiten eine gehörige Portion Unsicherheit – also auch eine hohe Motivation für beide Seiten, sich bei Vergleichsverhandlungen kompromissbereit zu zeigen.

In obigem Fall mit den kostenlosen T-Shirts zeigte sich schnell, dass die Gegenseite zwar nicht angetan war von hiesiger Auffassung, dem aber letztlich folgte. Hier ist schlicht zuzugestehen, dass ein messbarer Teil der Gewinnspanne eben nicht auf der Schutzrechtsverletzung, sondern vielmehr auf dem persönlichen Geschick des Verletzers beruhte. Man fand letztlich einen geeigneten Weg, den Verletzergewinn realistisch einzuschätzen und den Verletzer, also meinen Mandanten, nicht finanziell zu überfordern.

Rechtsanwalt Jens Ferner (Fachanwalt für IT- & Strafrecht)
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Von Rechtsanwalt Jens Ferner (Fachanwalt für IT- & Strafrecht)

Ich bin Fachanwalt für Strafrecht + Fachanwalt für IT-Recht und widme mich beruflich ganz der Tätigkeit als Strafverteidiger und dem IT-Recht. Vor meinem Leben als Anwalt war ich Softwareentwickler. Ich bin Autor sowohl in einem renommierten StPO-Kommentar als auch in Fachzeitschriften.

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