Zeichenähnlichkeit bei Übernahme eines Zeichens in ein Kombinationszeichen

Zeichenähnlichkeit im Markenrecht bei Kombinationszeichen: Der Bundesgerichtshof ( I ZB 34/17) hat klargestellt, dass wenn ein mit einer älteren Marke identisches Zeichen in ein jüngeres Kombinationszeichen aufgenommen wird, die durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke bei der Ermittlung der prägenden Bestandteile eines jüngeren Zeichens berücksichtigt werden kann.

Aber mit dem BGH kann nicht generell der Schluss gezogen werden, dass ein in ein Gesamtzeichen aufgenommenes Zeichen dieses stets prägt, wenn es infolge Benutzung über gesteigerte oder zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt. Es ist vielmehr das jeweils in Rede stehende Gesamtzeichen in den Blick zu nehmen und im Einzelfall zu prüfen, ob alle anderen Bestandteile dieses Gesamtzeichens weitgehend in den Hintergrund treten.

Aus der Entscheidung des BGH:

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit sind die sich gegenüber- stehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächt- nis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2005 – C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. – Medien [THOMSON LIFE]; Urteil vom 12. Juni 2007 – C-334/05 P, Slg. 2007, I- 4529 = GRUR 2007, 700 Rn. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH, Urteil vom 28. Juni 2007 – I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Rn. 28 = WRP 2008, 232 – INTERCONNECT/T-InterConnect; Urteil vom 22. Januar 2014 – I ZR 71/12, GRUR 2014, 382 Rn. 14 = WRP 2014, 452 – REAL-Chips). Weiter ist es möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstän- dig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (BGH, Urteil vom 5. Dezember 2012 – I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 45 = WRP 2013, 1038 – Culinaria/Villa Culinaria). Allein der Umstand, dass sämtliche Bestandteile einer zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung den Gesamteindruck der Marke oder Kennzeichnung gleicher- maßen bestimmen, weil keiner dieser Bestandteile das Erscheinungsbild der Marke oder Kennzeichnung dominiert oder prägt, führt allerdings nicht dazu, dass diese Bestandteile eine selbständig kennzeichnende Stellung haben. Vielmehr müssen besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbstän- dig kennzeichnend anzusehen (BGH, GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2018, 79 Rn. 37 – OXFORD/Oxford Club).

BGH, I ZB 34/17