Nichtbenutzungseinrede im Markenrecht: Berechtigte Gründe für eine Nichtbenutzung der Marke

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (6 U 131/15) konnte sich mit der Frage der Nichtbenutzung und dem vorliegen berechtigter Gründe beschäftigen, dabei hat es die allgemeinen Voraussetzungen kurz dargelegt:

Die Marke wurde unstreitig nicht benutzt. Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung (…) liegen nicht vor. Die Klägerin ist für die Ausnahme der berechtigten Gründe darlegungs- und beweispflichtig (…) Die Bestimmung ist eng auszulegen (…) Als berechtigte Gründe gelten Hindernisse, die die Benutzung unmöglich oder unzumutbar machen. Sie müssen einen ausreichend unmittelbaren Zusammenhang mit der Marke aufweisen, und vom Willen des Markeninhabers unabhängig sein (…) Die Gründe dürfen also nicht innerhalb des Gestaltungswillens des Markeninhabers liegen. Unter Umständen kann es sogar zumutbar sein, zur Umgehung des jeweiligen Hindernisses die Unternehmensstrategie zu ändern (…) Unter Berücksichtigung dieser Maßstäbe sind im Streitfall keine hinreichenden Gründe für die Nichtbenutzung dargetan.


Hier ging es um ein pharmazeutisches Mittel, wobei man das Zulassungsverfahren nicht durchführte, weil es aus Sicht der Rechteinhaber ohnehin aussichtslos war – das aber reichte dann wieder dem OLG nicht:

Die Klägerin beruft sich darauf, die Benutzungsaufnahme sei unmöglich, solange die Beklagten mit ihrer verwechslungsfähigen Bezeichnung am Markt seien. Aufgrund der ähnlichen Vertriebswege von Nahrungsergänzungsmitteln und Arzneimitteln (Apotheke) seien tatsächliche Verwechslungen und damit auch Gesundheitsgefahren zu befürchten. Zudem könne wegen der Verwechslungsgefahr kein Arzneimittel mit diesem Namen zugelassen werden. Das Zulassungsverfahren bei der Europäischen Arzneimittelagentur beinhalte ein eigenes Namensprüfungsverfahren. Es sei nicht möglich, einen Namen anzumelden, der einem von Dritten bereits benutzten Namen ähnlich sei. (…)

Grundsätzlich ist die Durchführung eines vorgeschriebenen Zulassungsverfahrens als berechtigter Grund für die Nichtbenutzung anerkannt (BGH GRUR 2000, 890 [BGH 24.11.1999 – I ZB 17/97] – IMMUNINE/IMUKIN). Denn der Markeninhaber hat auf die Dauer des Zulassungsverfahrens keinen Einfluss und kann das Produkt vor Abschluss nicht in den Verkehr bringen. Die Klägerin hat allerdings die tatsächliche Durchführung eines Zulassungsverfahrens nicht dargelegt. Ohne Erfolg beruft sie sich darauf, schon der Versuch sei angesichts der geschilderten Umstände zwecklos. Eine ernsthafte Benutzungsabsicht könnte nur dann angenommen werden, wenn überhaupt ein konkretes Produkt existieren würde, für das ein Zulassungsverfahren durchgeführt werden soll. Die Klägerin hat nicht dargelegt, dass sie für ein konkretes Produkt aufgrund der Verwechslungsgefahr unter einer anderen Bezeichnung ein Zulassungsverfahren betreibt. Sie hat auch nicht dargelegt, dass sie wegen der Zeichenbenutzung der Beklagten – trotz Bemühungen – keinen Lizenznehmer oder Erwerber für die Marke gefunden hat.

Rechtsanwalt & Fachanwalt für IT-Recht Jens Ferner

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