Markenrecht: Zum markenrechtlichen Schutz einer Form als dreidimensionale Marke

Der Bundesgerichtshof hat sich insbesondere in drei wegweisenden Entscheidungen zum markenrechtlichen Schutzumfang von dreidimensionalen Marken geäußert. Die Leitsätze werden hier zur Übersicht aufgenommen und später noch weiter kommentiert.

BGH, I ZR 22/04 – Pralinenform

  • Bei der Beurteilung, ob die Form einer zum Verzehr bestimmten Ware (hier: Praline) markenmäßig benutzt wird, sind auch die Umstände zu berücksichtigen, unter denen die Verbraucher die Gestaltung der Ware als solcher wahrnehmen. Eine markenmäßige Benutzung kann auch gegeben sein, wenn die Ware nur verpackt vertrieben wird und die Verbraucher ihre Form erst im Stadium des Verbrauchs wahrnehmen können.
  • Der Grad der Kennzeichnungskraft einer dreidimensionalen Marke hat Auswirkungen darauf, ob der Verkehr dieser Form einen Herkunftshinweis entnimmt, wenn er ihr als Form einer Ware begegnet. Dies wird allerdings umso weniger der Fall sein, je stärker die beanstandete Warenform von der geschützten Marke abweicht.
  • Die Eintragung einer Marke als durchgesetztes Zeichen bedeutet nicht, dass der Marke im Verletzungsverfahren in jedem Fall zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft beizumessen ist. Die Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Marke hat nur zur Folge, dass er der Marke nicht jeglichen Schutz versagen darf. Dementsprechend hat der Verletzungsrichter auch den Grad der Kennzeichnungskraft als durchgesetzt eingetragener Marken im Verletzungsverfahren selbständig zu bestimmen. Allerdings kann bei diesen regelmäßig von einer – mindestens – durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen werden.
  • Bei der Ermittlung, inwieweit eine Warenform Herkunftshinweisfunktion hat, ist zwischen der Bekanntheit des Produkts als solchem und der Herkunftshinweisfunktion seiner Form zu unterscheiden.
  • Bei der Prüfung, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen einer dreidimensionalen Marke und einer markenmäßig benutzten Warenform besteht, ist nicht zu berücksichtigen, ob die Verwechslungsgefahr durch die Verpackung und deren Kennzeichnung ausgeschlossen werden kann.

BGH, I ZR 17/05 – Pralinenform II

  •  Stellt ein Unternehmen ein Erzeugnis im Inland auf einer Messe aus, liegt eine Benutzung der Produktform im geschäftlichen Verkehr im Inland zu Werbezwecken vor, ohne dass es darauf ankommt, ob das Produkt in verpacktem oder unverpacktem Zustand ausgestellt wird.
  • Durch ein solches Ausstellen im Inland wird noch keine Vermutung für ein Anbieten oder Inverkehrbringen dieses Produktes im Inland begründet.

BGH, I ZB 88/07 – Rocher-Kugel

  • Der Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG steht dem Markenschutz einer ästhetisch wertvollen Formgebung nur dann entgegen, wenn der Verkehr allein in dem ästhetischen Gehalt der Form den wesentlichen Wert der Ware sieht.
  • Wird eine Formmarke nie isoliert, sondern nur zusammen mit weiteren Kennzeichen benutzt, sind die Angaben zur Marktposition, zu Umsätzen und Werbeankündigungen auf die Zeichenkombination bezogen und deshalb für die Durchsetzung der reinen Formmarke i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG im Regelfall nicht genügend aussagekräftig.
  • An den Durchsetzungsgrad einer Formmarke i.S. des § 8 Abs. 3 MarkenG, die eine von den typischen Merkmalen der Produkte dieser Warengattung abweichende Gestaltung aufweist, sind keine besonders hohen Anforderungen zu stellen.

BGH,  I ZR 23/14 – Bounty

Besteht zwischen einer verkehrsdurchgesetzten dreidimensionalen Klagemarke und der beanstandeten, für identische Waren verwendeten Form eine hochgradige Zeichenähnlichkeit, so ist im Regelfall davon auszugehen, dass der Verkehr nicht nur die Form der Klagemarke, sondern auch die angegriffene Gestaltung als herkunftshinweisend wahrnimmt.

Schutz für Kombination Wort + Form bei Dreidimensionaler Marke

Weist eine dreidimensionale Marke einen Schriftzug auf, besteht Schutz für die Kombination von Wort und Form in der eingetragenen Fassung der Marke. Diese Kombination ist daher auch der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG zugrunde zu legen. – Beschluss BGH 12.08.04, AZ: I ZB 19/04
Eine Marke ist nach § 50 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1, § 54 Abs. 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit zu löschen, wenn die Eintragung hätte versagt werden müssen, weil im Eintragungszeitpunkt ein Schutzhindernis nach § 3, § 8 Abs. 2 MarkenG bestanden hat, und dieses Schutzhindernis noch zur Zeit der Entscheidung über den Löschungsantrag besteht.

1. Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß die angegriffene Marke markenfähig im Sinne von § 3 Abs. 1 MarkenG ist, weil sie grundsätzlich abstrakt zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen gleich welcher Art geeignet ist, und der Ausschlußgrund nach § 3 Abs. 2 MarkenG nicht eingreift (vgl. BGH, Beschl. v. 20.11.2003 – I ZB 15/98, GRUR 2004, 502, 503 = WRP 2004, 752 – Gabelstapler II; Beschl. v. 4.12.2003 – I ZB 38/00, GRUR 2004, 329 = WRP 2004, 492 – Käse in Blütenform).

2. Mit Recht hat das Bundespatentgericht die angegriffene Marke als (konkret) unterscheidungskräftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG angesehen.

a) Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH, Urt. v. 8.4.2003 – verb. Rs. C-53/01 bis C-55/01, Slg 2003, I-3161 Tz. 40 = GRUR 2003, 514 = WRP 2003, 627 – Linde, Winward u. Rado; Urt. v. 12.2.2004 – Rs. C-218/01, GRUR 2004, 428, 429 f. Tz. 30 = WRP 2004, 475 – Henkel (flüssiges Wollwaschmittel); Urt. v. 29.4.2004 – verb. Rs. C-456/01 P, C-457/01 P, WRP 2004, 722, 726 Tz. 34 = MarkenR 2004, 224 – Henkel (Geschirrspülmittel-Tablette); BGH, Beschl. v. 20.11.2003 – I ZB 46/98, WRP 2004, 761, 762 – Rado-Uhr II; Beschl. v. 20.11.2003 – I ZB 18/98, WRP 2004, 755, 756 – Stabtaschenlampen II). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h., jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Bei der Feststellung der Unterscheidungskraft von dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, ist grundsätzlich kein strengerer Maßstab als bei anderen Markenformen anzulegen. Auch hier ist regelmäßig zu prüfen, ob die Form einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt verkörpert oder ob sie aus sonstigen Gründen nur als solche und nicht als Herkunftshinweis verstanden wird (BGH, Beschl. v. 20.11.2003 – I ZB 48/98, GRUR 2004, 508, 509 = WRP 2004, 749 – Transformatorengehäuse; GRUR 2004, 502, 504 – Gabelstapler II; GRUR 2004, 329, 330 – Käse in Blütenform).

b) Im Streitfall geht es um eine dreidimensionale Form einer Taschenlampe, die den Schriftzug „MAGLITE“ aufweist. Das Bundespatentgericht hat zu Recht seiner Beurteilung die Kombination der dreidimensionalen Marke mit dem Wort „MAGLITE“ zugrunde gelegt. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde dagegen geltend, Schutzgegenstand sei allein das als dreidimensionale Marke eingetragene Zeichen und nicht auch der auf dieser Form angebrachte Schriftzug. Maßgeblich für den mit dem Löschungsantrag angegriffenen Schutzgegenstand ist die Marke in ihrer eingetragenen Form (§ 4 Nr. 1, § 50 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG; vgl. BGH, Beschl. v. 9.5.1996 – I ZB 11/94, GRUR 1996, 775, 777 = WRP 1996, 903 – Sali Toft; Beschl. v. 4.2.1999 – I ZB 38/96, GRUR 1999, 583, 584 = WRP 1999, 662 – LORA DI RECOARO; vgl. auch BGH, Urt. v. 28.11.2002 – I ZR 204/00, GRUR 2003, 712 = WRP 2003, 889 – Goldbarren). Dies ist die – den Angaben in der Anmeldung mit Lichtbildern folgende – Eintragung einer dreidimensionalen Marke mit dem Schriftzug „MAGLITE“ (§ 32 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 MarkenG, § 6 Nr. 3, § 9 MarkenV). Der Schutz besteht für die Kombination von Wort und Form in der eingetragenen Fassung der Marke. Die Lichtbilder geben den Schriftzug auf der Taschenlampe mit der erforderlichen Eindeutigkeit wieder (§ 32 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 MarkenG, § 9 Abs. 4, § 8 Abs. 2 Satz 1 MarkenV). Für die Beurteilung des mit dem Löschungsantrag angegriffenen Schutzgegenstandes der Marke ist unerheblich, daß die Anmeldung neben der Angabe der Markenform nach § 6 MarkenV nicht einen zusätzlichen Hinweis darauf enthielt, daß die dreidimensionale Marke einen Schriftzug aufweist.

Der Schutzgegenstand der eingetragenen Marke ist sonach nicht beschränkt auf die dreidimensionale Form, sondern erfaßt auch die Darstellung des Schriftzugs (vgl. BGH GRUR 2003, 712, 714 – Goldbarren). Eine andere Beurteilung ist nicht im Hinblick auf die von der Rechtsbeschwerde angeführte Entscheidung des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften in Sachen Mag Instrument Inc. vom 7.2.2002 – Rs. T-88/00 (GRUR Int. 2002, 531) veranlaßt. Der Entscheidung ist nicht zu entnehmen, daß der in Rede stehende Schriftzug Gegenstand der Anmeldung und des Parteivorbringens in jenem Verfahren vor dem EuG war (vgl. Schlußanträge des Generalanwalts Ruiz-Jarabo vom 16.3.2004 im Verfahren Mag Instrument Inc. Rs. C-136/02 P, Tz. 24; vgl. auch EuGH WRP 2004, 722, 727 Tz. 49-51 – Henkel (Geschirrspülmittel-Tablette)).

c) Voraussetzung für die Bejahung der Unterscheidungskraft ist bei Warenformmarken allein die Vorstellung der angesprochenen Verkehrskreise, daß die konkrete Warenform – aus welchen Gründen auch immer – etwas über die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen aussagt (vgl. EuGH WRP 2004, 722, 726 Tz. 35 – Henkel (Geschirrspülmittel-Tablette); BGH GRUR 2004, 329, 330 – Käse in Blütenform). Dies ist im vorliegenden Fall bereits deshalb anzunehmen, weil das Zeichen deutlich das Wort „MAGLITE“ aufweist. Die Eignung dieses Wortes als Unterscheidungsmittel hat das Bundespatentgericht zutreffend festgestellt. „MAGLITE“ weist für die fraglichen Waren keinen beschreibenden Begriffsinhalt auf und es handelt sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer im Inland gebräuchlichen Sprache, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 – I ZB 25/97, GRUR 2000, 502 = WRP 2000, 520 – St. Pauli Girl; Beschl. v. 11.5.2000 – I ZB 22/98, GRUR 2001, 162, 163 = WRP 2001, 35 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

d) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe keine Feststellungen zu der Frage getroffen, ob der auf der angegriffenen Marke angebrachte Schriftzug „MAGLITE“ eine das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft besitze, welche geeignet sei, dem Gesamtzeichen Unterscheidungskraft beizumessen. Mit der Forderung nach einer das Gesamtzeichen prägenden Kennzeichnungskraft überspannt die Rechtsbeschwerde die Anforderungen, die an die Unterscheidungseignung des Wortbestandteils der angegriffenen Marke zu stellen sind. Besteht eine Marke aus schutzfähigen und schutzunfähigen Bestandteilen, reicht es aus, daß der Verkehr in dem Gesamtzeichen, und sei es auch nur aufgrund eines Elements, noch einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht (vgl. BGH, Beschl. v. 28.6.2001 – I ZB 58/98, GRUR 2001, 1153 = WRP 2001, 1201 – anti Kalk; BPatG GRUR 2002, 889, 890; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rdn. 132 f.; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 8 Rdn. 56; v. Schultz, Markenrecht, § 8 Rdn. 39; vgl. auch Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 3 Rdn. 295 und § 8 Rdn. 88a). Der Frage, ob und inwieweit die Form oder das Wort den Gesamteindruck der eingetragenen Kombinationsmarke prägt, stellt sich erst in einem Kollisionsfall.

 

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Fachanwalt für IT-Recht bei Anwaltskanzlei Ferner
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Rechtsanwalt Jens Ferner ist Autor in mehreren Fachbüchern zum Thema IT-Recht und Lehrbeauftragter an der RWTH Aachen.
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